[특허분쟁 모인발명 등록무효] 특허발명이 모인대상발명과 실질적으로 동일하지 아니하여 모인출원으로 볼 수 없다고 한 특허법원의 판결

특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허4836 판결

1. 판결의 요지

1항 발명과 모인대상발명을 대비하면, 구성요소 2의 고정구멍은 상방향으로 갈수록 폭이 좁아지는 삼각형 형태의 확장관통부와, 그 상단에 체결볼트의 몸통부가 안착 걸림 고정되는 고정지지부가 위치한 반면에, 모인대상발명의 저판홀은 일자형으로 형성된 점, 구성요소 5의 유격방지편은 제1 지지부와 연장되는 제2, 3지지부가 서로 반대 방향으로 꺾임되게 형성된 반면에, 모인대상발명의 유격방지편은 꺾임되지 않고 곧게 형성된 점에서 차이가 있다. 위 차이점은 아래와 같이 1항 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키는 핵심적인 기술적 특징에 관한 구성요소의 차이에 해당한다고 인정된다.

① ⓐ 1항 발명은 종래 기술의 체결볼트가 각파이프의 고정구멍으로부터 쉽게 이탈되는 문제점과 체결볼트를 각파이프의 고정구멍에 정확하게 일치시키기 어려운 문제점을 해결하기 위하여, 각파이프의 고정구멍에 삼각형 형태의 확장관통부와 걸림 기능을 가지는 고정지지부를 형성함으로써, 체결볼트를 고정구멍에 일치시키는 작업을 하지 않고도 고정구멍의 고정지지부로 쉽게 이동시켜 안착 고정시킬 수 있도록 함과 동시에 외부 충격이 가해지더라도 체결볼트가 고정구멍으로부터 이탈되는 것을 방지하는 것을 목적으로 한다. 따라서 구성요소 2의 삼각형 형태의 확장관통부와 걸림 기능을 가지는 고정지지부로 이루어진 고정구멍의 구조는 위와 같은 목적을 해결하는 직접적이고 실효적인 수단으로서 기능하므로 1항 발명의 핵심적인 기술적 특징에 해당한다.

ⓑ 그런데 모인대상발명의 저판홀은 폭 20mm, 깊이 79mm의 일자형으로 형성됨으로써, 체결볼트를 저판홀에 정확히 일치시키기 어려울 뿐만 아니라, 특히 저판홀의 상단 부분은 종래 기술의 고정구멍과 같이 별도의 걸림 기능이 구비되어 있지 않아 외부 충격시 체결볼트가 고정구멍으로부터 쉽게 이탈되는 구조로 되어 있다. 따라서 모인대상발명에는 1항 발명의 위와 같은 핵심적인 기술적 특징이 구비되어 있지 않다.

ⓒ 구성요소 2의 고정구멍의 구조가 당해 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술이라고 볼 만한 증거도 없다.

② ⓐ 1항 발명은 각파이프와 세로부재 사이에 유격 발생을 방지하여 그 결합력을 증대시키는 것을 또 하나의 목적으로 하므로, 구성요소 5의 유격방지편의 유격방지 구조도 이 사건 제1항 발명의 핵심적인 기술적 특징에 해당한다.

ⓑ 한편 1항 발명의 명세서에는, 구성요소 5의 제2, 3 지지부가 반대 방향으로 꺾임 형성된 유격방지편이 체결볼트 조임시 각파이프와 세로부재 사이에 가압력을 제공함으로써 유격 발생을 방지하여 그 결합력을 증대시키는 것으로 기재되어 있다. 이러한 기재에 의하면, 구성요소 5의 유격방지편의 꺾임 구조는 각파이프와 세로부재 사이를 탄력적으로 지지할 수 있어 유격방지편이 그냥 흘러 떨어지는 것을 방지함을 알 수 있다. 또한 스프링 와셔와 같이 체결볼트와 너트 사이에 탄성부재가 삽입될 경우 체결볼트 조임시에 나사산의 마찰력을 증가시키는 방향으로 가압력이 작용하여 체결볼트가 풀리는 것을 방지하고 결합력이 증대되는 효과가 나타나므로, 구성요소 5의 유격방지편의 구조 역시 모인대상발명의 일자형 스토퍼에 비해 각파이프와 세로부재 사이의 유격 발생을 더 효과적으로 방지하여 그 결합력을 더욱 증대시키는 구조로 볼 수 있다.

2. 사실관계

가. 이 사건 특허발명

1) 발명의 명칭 : 버트러스 사방댐

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2012. 12. 11./ 2013. 8. 13./ 제1298319호

3) 청구범위

【청구항 1】댐 기초부와 그 양측에 각각 연장되는 댐 측부를 형성하고, 댐 측부의 사이에 설치되어 토석 및 유목을 차단하도록 다수의 세로부재와, 상기 다수의 세로부재를 하류측에서 각각 지지하는 다수의 버트러스 및, 상기 세로부재의 종방향으로 간격을 두고 배치되면서 체결볼트와 너트를 통해 상기 세로부재에 결합되는 다수의 각파이프를 포함하는 투과형 차단부가 형성되는 버트러스 사방댐을 구성하되(이하 ‘구성요소 1’이라 한다),

상기 각파이프의 일면에는 상방향으로 갈수록 폭이 좁아지면서 체결볼트의 헤드부가 인입되도록 안내하는 삼각형 형태의 확장관통부와, 상기 삼각형 형태의 확장관통부에 인입되는 체결볼트의 몸통부가 안착 걸림되어 고정이 이루어지도록 상기 삼각형 형태의 확장관통부 상단에 위치하는 고정지지부를 포함하는 고정구멍을 형성하고(이하 ‘구성요소 2’라고 한다),

상기 각파이프와 상기 세로부재를 상기 체결볼트와 너트의 조임력으로 결합시, 상기 각파이프와 상기 세로부재의 사이에서 유격이 발생하는 것을 방지하도록 상기 각파이프 바닥면의 가이드홀을 통해 끼워져 상기 체결볼트의 몸통부를 감싸며 체결볼트 헤드부와 각파이프 내벽면 사이에 결합되는 Ｕ자형의 홈부를 가지는 유격방지편을 포함하며(이하 ‘구성요소 3’이라 한다),

상기 고정구멍과 직교되는 상기 각파이프 바닥면에는 상기 삼각형 형태의 확장관통부 하단으로부터 연장되며 상기 유격방지편이 상기 체결볼트의 몸통부에 결합되도록 가이드하는 가이드홀을 상기 고정구멍과 일체를 이루도록 구성하는 한편(이하 ‘구성요소 4’라고 한다),

상기 유격방지편은 제1 지지부와, 제1 지지부로 부터 연장되어 상기 Ｕ자형의 홈부를 형성하는 제2, 3 지지부로 분할 구성하며, 상기 제2, 3 지지부는 상기 체결볼트의 조임시가압력을 제공하여 상기 각파이프와 상기 세로부재의 사이에서 유격이 발생하는 것을 방지시키도록, 상기 제2 지지부를 상기 제1 지지부로부터 일측방향으로 꺾임되게 구성하고, 상기 제2 지지부로부터 이어지는 상기 제3 지지부는 상기 제2 지지부와 반대의 방향으로 꺾임되게 구성하는 것(이하 ‘구성요소 5’라고 한다)을 특징으로 하는 버트러스 사방댐(이하, ‘이 사건 제1항 발명’).

4) 발명의 개요

이 사건 특허발명은 버트러스 사방댐의 투과형 차단부를 이루는 각 파이프와 세로부재의 결합기술에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 투과형 차단부를 이루는 각 파이프와 세로부재의 결합력을 증대시킬 수 있도록 하는 버트러스 사방댐의 각파이프 결합장치에 관한 것이다(문단번호 [1]).

나. 이 사건 모인대상발명

원고가 주장하는 이 사건 모인대상발명은, 피고가 운영하는 주식회사 혜산에 원고가 직원으로 근무하던 기간 내인 2012. 11. 5.부터 2012. 11. 30.까지 사이에 원고가 오토캐드(AutoCAD) 프로그램으로 작성한 ‘버트러스 사방댐의 체결 및 자재 상세도’에 관한 설계도면으로서, 그 설계도면에는 각형강관에 ‘일자형 저판홀’이 형성된 사항과 ‘스토퍼’를 이용하여 체결하는 구조가 도시되어 있는데, 그 주요 도면은 다음과 같다

3. 법원의 판단

가. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 ① 이 사건 특허발명이 이 사건 모인대상발명과 동일하여 모인출원에 해당하는지 여부, ② 이 사건 특허발명이 공동발명 또는 원고의 직무상발명에 해당하는지 여부가 된다.

나. 이 사건 특허발명의 모인출원 해당 여부

1) 관련 법리

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있으며, 제133조 제1항 제2호는 위 제33조 제1항 본문의 규정에 위배된 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 그런데 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 실제로 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조), 실제로 출원되어 등록된 발명은 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다.

2) 이 사건 특허발명과 이 사건 모인대상발명의 동일 여부

가) 이 사건 제1항 발명과 이 사건 모인대상발명의 구성요소 비교

(1) 구성요소별 대응관계

(2) 공통점 및 차이점

(가) 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 1, 3, 4와 이에 대응되는 이 사건 모인대상발명의 구성요소는 실질적으로 동일하고, 이 부분에 대해서는 당사자 사이에 다툼도 없다.

(나) 그러나, 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 2의 고정구멍은 상방향으로 갈수록 폭이 좁아지는 삼각형 형태의 확장관통부와, 그 상단에 체결볼트의 몸통부가 안착걸림 고정되는 고정지지부가 위치한 반면에, 이 사건 모인대상발명의 저판홀은 일자형으로 형성된 점(이하 ‘차이점 1’이라 한다), 구성요소 5의 유격방지편은 제1 지지부와 연장되는 제2, 3지지부가 서로 반대 방향으로 꺾임되게 형성된 반면에, 이 사건 모인대상발명의 유격방지편은 꺾임되지 않고 곧게 형성된 점(이하 ‘차이점 2’라고 한다)에서 차이가 있다.

나) 이 사건 제1항 발명의 실질적 동일성 여부 판단

(1) 판단 기준

앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명과 이 사건 모인대상발명에는 위와 같은 차이점들이 존재하므로, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 모인대상발명은 형식적으로 같지 않다. 그러나 위와 같은 차이점들이 존재하더라도 그 차이점들이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우, 즉 실질적으로 동일한 경우에는 그 특허발명은 모인출원에 해당하여 그 동록이 무효라고 할 것이므로(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조), 이하에서는 위와 같은 기준에 따라 위 차이점들이 이러한 실질적 동일성의 기준을 충족하는지 여부에 관하여 본다.

(2) 차이점 1에 대한 검토

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 아래의 사정 등을 종합하여 보면, 차이점 1은 이 사건 제1항 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키는 핵심적인 기술적 특징에 관한 구성요소의 차이에 해당한다고 인정된다.

(가) 이 사건 제1항 발명은 종래 기술의 체결볼트가 각파이프의 고정구멍으로부터 쉽게 이탈되는 문제점과 체결볼트를 각파이프의 고정구멍에 정확하게 일치시키기 어려운 문제점을 해결하기 위하여(문단번호 [9], [10] 참조), 각파이프의 고정구멍에 삼각형 형태의 확장관통부와 걸림 기능을 가지는 고정지지부를 형성함으로써, 체결볼트를 고정구멍에 일치시키는 작업을 하지 않고도 고정구멍의 고정지지부로 쉽게 이동시켜 안착 고정시킬 수 있도록 함과 동시에 외부 충격이 가해지더라도 체결볼트가 고정 구멍으로부터 이탈되는 것을 방지하는 것을 목적으로 한다(문단번호 [12], [17] 참조).

따라서 구성요소 2의 삼각형 형태의 확장관통부와 걸림 기능을 가지는 고정지지부로 이루어진 고정구멍의 구조는 위와 같은 목적을 해결하는 직접적이고 실효적인 수단으로서 기능하므로 이 사건 제1항 발명의 핵심적인 기술적 특징에 해당한다.

(나) 그런데 이 사건 모인대상발명의 저판홀은 폭 20mm, 깊이 79mm의 일자형으로 형성됨으로써, 체결볼트를 저판홀에 정확히 일치시키기 어려울 뿐만 아니라, 특히 저판홀의 상단 부분은 종래 기술의 고정구멍과 같이 별도의 걸림 기능이 구비되어 있지 않아 외부 충격시 체결볼트가 고정구멍으로부터 쉽게 이탈되는 구조로 되어 있다. 따라서 이 사건 모인대상발명에는 제1항 발명의 위와 같은 핵심적인 기술적 특징이 구비되어 있지 않다.

(다) 구성요소 2의 고정구멍의 구조가 당해 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술이라고 볼 만한 증거도 없다.

(라) 원고는 구성요소 2의 확장관통부가 통상의 기술자의 통상적인 창작능력 범위 내에 해당되고, 체결볼트와 고정구멍의 결합은 그 간격이 중요하지 고정구멍의 인입모양이 중요한 것이 아니며, 구성요소 2의 고정구멍과 이 사건 모인대상발명의 저판홀은 인입구가 개방된 점에서 기술사상이 동일하므로, 구성요소 2의 고정구멍은 이 사건 모인대상발명의 저판홀과 실질적으로 동일한 구성이라고 주장한다. 그러나 ① 앞서 본 바와 같이 구성요소 2의 고정구멍 구조는 이 사건 제1항 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제와 관련된 핵심적인 기술적 특징에 해당되고, 기록상 이러한 구성요소 2의 고정구멍 구조가 통상의 기술자의 통상적인 창작능력 범위에 해당된다고 볼 만한 증거가 없는 점, ② 체결볼트와 고정구멍의 간격이 정확하게 일치되도록 설계하더라도 시공과정에서 세로부재나 체결볼트의 기울어짐 등으로 오차가 발생할 수 있는데, 구성요소 2의 삼각형 형태의 확장관통부는 이 사건 모인대상발명의 일자형 저판홀에 비해 위 시공오차를 더 쉽게 수용할 수 있으므로 체결볼트를 고정구멍에 일치시키는 작업이 훨씬 편리할 것으로 보이는 점, ③ 구성요소 2의 고정구멍 구조와 이 사건 모인대상발명의 일자형 저판홀은 인입구가 개방된 점만 동일할 뿐 체결볼트를 고정구멍에 일치시키는 작업의 편리성은 현저히 다르다고 인정되고, 특히 구성요소 2의 고정구멍 구조는 삼각형 형태의 확장관통부 상단에 외부의 충격이 있을 경우 체결볼트의 이탈을 방지하는 고정지지부가 형성되어 있으나 이 사건 모인대상발명의 저판홀에는 이와 동일한 기능을 가지는 구성이 결여되어 있는 점 등을 종합해 보면, 구성요소 2의 고정구멍 구조와 이 사건 모인대상발명의 일자형 저판홀이 실질적으로 동일한 구성이라고 보기 어렵다.

(마) 원고는 이 사건 제1항 발명과 같이 입구가 넓어지는 확장관통부가 있으면 접착면이 줄어들어 오히려 결합력이 약해진다는 취지의 주장도 하나, 이 사건 제1항 발명의 확장관통부는 체결볼트를 고정구멍에 일치시키는 작업을 쉽게 하는 구성일뿐이고, 체결볼트는 확장관통부의 상단에 형성된 고정지지부에 고정·결합되는 것이므로, 이 사건 특허발명이 이 사건 모인대상발명의 저판홀에 비해 결합력이 약해진다는 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

(3) 차이점 2에 대한 검토

앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 아래의 사정 등을 종합하여 보면, 차이점 2 역시 이 사건 제1항 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키는 핵심적인 기술적 특징에 관한 구성요소의 차이에 해당한다고 인정된다.

(가) 이 사건 제1항 발명은 각파이프와 세로부재 사이에 유격 발생을 방지하여 그 결합력을 증대시키는 것을 또 하나의 목적으로 하므로(문단번호 [10], [11] 참조), 구성요소 5의 유격방지편의 유격방지 구조도 이 사건 제1항 발명의 핵심적인 기술적 특징에 해당한다.

(나) 한편 이 사건 제1항 발명의 명세서에는, 구성요소 5의 제2, 3 지지부가 반대 방향으로 꺾임 형성된 유격방지편이 체결볼트 조임시 각파이프와 세로부재 사이에 가압력을 제공함으로써 유격 발생을 방지하여 그 결합력을 증대시키는 것으로 기재 되어 있다(문단번호 [17], [35], [43] 참조). 이러한 기재에 의하면, 구성요소 5의 유격 방지편의 꺾임 구조는 각파이프와 세로부재 사이를 탄력적으로 지지할 수 있어 유격방지편이 그냥 흘러 떨어지는 것을 방지함을 알 수 있다. 또한 스프링 와셔(spring waher)와 같이 체결볼트와 너트 사이에 탄성부재가 삽입될 경우 체결볼트 조임시에 나사산의 마찰력을 증가시키는 방향으로 가압력이 작용하여 체결볼트가 풀리는 것을 방지하고 결합력이 증대되는 효과가 나타나므로, 구성요소 5의 유격방지편의 구조 역시 이 사건 모인대상발명의 일자형 스토퍼에 비해 각파이프와 세로부재 사이의 유격 발생을 더 효과적으로 방지하여 그 결합력을 더욱 증대시키는 구조로 볼 수 있다.

(다) 구성요소 5의 유격방지편의 꺾임 구조가 당해 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술이라고 볼 만한 증거도 없다.

(4) 검토 결과

위와 같은 차이점들에 대한 검토결과를 종합해 보면, 이 사건 제1항 발명은 이 사건 모인대상발명과 실질적으로도 동일하다도 볼 수 없다.

다. 소결

이 사건 특허발명은 이 사건 모인대상발명과 실질적으로 동일하지 않으므로, 이 사건 특허발명이 특허법 제33조 제1항 본문을 위반한 모인출원임을 전제로 한 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

정회목 변호사