특허법원 2019. 1.
25. 선고 2018허2915 판결
특허발명의 최초 명세서의 청구항 제3항과 발명의 상세한 설명에는 ‘용해도: 물과 알칼리에 거의 녹지 않으며, 알콜에 매우 조금 녹으며, 에테르와 아세톤에 불용성’이라고 기재되어 있었으나, 피고는 이 사건 특허발명 출원 과정에서 심사관의 의견제출통지서에 기재된 거절이유를 극복하기 위해 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’를 ‘난용성’으로 보정하였다.
특허의 청구범위와 발명의 상세한 설명에 사용된 용어를 반드시 업계의 행정 준칙에서 정한 용어의 정의에 따라 기재하여야만 하는 것은 아니고, 특허출원인은 스스로 사전편찬자(his own
lexicographer)가 되어 새로운 의미를 나타내는 용어를 정의하고 사용할 수 있다고 할 것이다. 이 사건에서 피고는 최초 명세서에 기재된 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’의 의미를 벗어나지 않는 대응되는 기재로 ‘난용성’이라는 용어를 선택하여 사용한 것으로 보이고, ‘난용성’이라는 용어 자체에 위 당초 기재에 포함되어 있지 않은 별다른 기술적 사항이 추가되었다고 보이지 않는다. 따라서 이러한 보정이 구 특허법 제47조 제2항 규정을 위반하여 신규사항을 추가한 것이라고 보기 어렵다.
그런데 제3항 발명의 청구범위에는 ‘난용성’의 구체적인 의미나 범위에 관한 기재는 없고, 구 대한약전, 일반 화학 교과서와 두산백과 등의 관련 문헌이나 자료를 참고하는 통상의 기술자는 보통 용매 1L당 10g에서 1g 녹는 용질은 ‘녹기 어렵다’로, 1g에서 0.1g 녹는 용질의 경우 ‘매우 녹기 어렵다’로 파악하고, 이 두 가지 경우를 통칭하여 ‘난용성’으로 인식할 것으로 보이는 반면, 용매 1L당 0.1g 보다 적게 녹는 용질은 ‘거의 녹지 않는다’로 파악하고 ‘불용성’으로 인식하게 될 것으로 보인다. 그러나 피고는 특허출원의 최초 명세서에 기재된 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’의 기재를 모두 ‘난용성’이라는 동일한 용어를 선택하여 보정하였는데 그럼에도 명세서에는 ‘난용성’의 의미에 관하여 정의한 기재가 없을 뿐만 아니라, 오히려 피고는 답변서에서 “이 사건 특허명세서의 용해도 관련 용어는 구 대한약전에서 정의한 용해도에 관한 용어와는 무관하고, 구체적으로 보정 전 알콜에 대한 용해도를 나타내는 ‘매우 조금 녹으며’라는 기재는 구 대한약전 통칙 제29항에서 규정하고 있는 용해도에 관한 용어가 아니다.”라고 주장하고 있으며, 나아가 위 용해도 관련 기재가 제3항 발명의 DNA 단편 혼합물에 공통으로 내재된 특성을 단순히 표현하고 있다고 볼만한 특별한 사정도 없다. 따라서 제3항 발명의 청구범위 중 ‘난용성’ 기재 부분은 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.
또한 제3항 발명의 청구범위에 기재된 ‘분자식 평균’은 그 분자식의 내용과 분자량의 크기에 비추어 볼 때 ‘실험식 평균’의 의미를 가지고 있음에도 ‘분자식 평균’이라는 용어로 사용된 것으로 보인다. 따라서 제3항 발명 중 ‘분자식 평균 : C9.83H12.33N3.72O6.01PNa’
기재 부분은 이 사건 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.
1. 사실관계
가. 피고의 이
사건 특허발명
1)
발명의 명칭 : 어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법
2)
출원일/ 등록일/ 특허등록번호 : 2008. 1. 17./
2010. 10. 4./ 제0986603호
3)
발명의 개요
본 발명은 어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체(DNA 단편 혼합물) 및 그의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 특정 pH 및 온도 범위에서 세포분해, 멸균 및 분자량 저감공정을 통해 정액 또는 알의 핵산으로부터 특정 분자량 범위의 DNA 중합체 단편들을 제조함으로써, 보다 효율적으로 DNA 중합체 단편 복합체를 얻을 수 있는 어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법에 관한 것이다(식별번호 [0001]).
본 발명에 따른 DNA 중합체 단편복합체는 상처치료의 개선 등을 목적으로 하는 얼굴 등의 피부 충진제 같은 의약품이나 주름 개선 등을 목적으로 하는 화장품 등 여러 용도로 사용될 수 있는 생체 고분자로서, 본 발명의 제조방법에 따르면 종래와는 달리 중성의 pH에서 효소분해공정을 수행함으로서 보다 친환경적이면서 안전하며, 약 7%의 높은 수율로 얻을 수 있어 보다 경제성 있는 효과가 있다(식별번호 [0024]).
[도 1] 실시예 1로부터 수득한 DNA 중합체 단편 복합체의 IR 흡수스펙트럼
4)
청구범위
【청구항 1】어류 정액 또는 알의 해동공정, 효소분해공정, 멸균공정, 분자량 저감공정, 침전공정 및 건조과립공정을 포함하는 어류 정액 또는 알로부터 DNA 단편 혼합물을 제조하는 방법에 있어서(이하 ‘전제부 구성’이라 한다), 효소분해공정은 용액의 pH
7.0~7.4, 43~47℃ 온도범위에서 진행하고; 멸균공정은 초산을 이용해 100~109℃의 온도에서 10~30분간 진행하며; 그리고, 분자량 저감공정은 pH 4.0~4.4, 온도 68~72℃ 조건에서 진행하는 것(이하 ‘특징부 구성’이라 한다)을 특징으로 하는 어류 정액 또는 알로부터 DNA 단편 혼합물의 제조방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 아래 청구항들도 같은 방법으로 칭한다).
【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 어류는 송어 또는 연어 중에서 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 하는 어류 정액 또는 알로부터 DNA 단편 혼합물의 제조방법.
【청구항 3】제1항의 제조방법에 의해 얻어진 다음 특성을 지니는 DNA 단편 혼합물.
-
다 음 -
분자식 평균 : C9.83H12.33N3.72O6.01PNa
분자량 : 50 ~ 1500 kDa
물리적 형태 : 흰색의 결정형 파우더
용해도 : 물과 알칼리에 난용성이며, 알콜에 난용성이며, 에테르와 아세톤에 불용성
입자크기 : 1mm 이하
2. 법원의 판단
- 이 사건 특허발명
출원의 보정
과정에서 신규사항이
추가되었는지 여부
이 사건 특허발명의 최초 명세서의 청구항 제3항과 발명의 상세한 설명의 식별번호[0019]에 기재되었던 ‘용해도 : 물과 알칼리에 거의 녹지 않으며, 알콜에 매우 조금 녹으며, 에테르와 아세톤에 불용성’이라고 기재되어 있었으나, 피고는 이 사건 특허발명 출원 과정에서 심사관의 의견제출통지서에 기재된 거절이유를 극복하기 위해 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’를 ‘난용성’으로 보정하였다.
특허의 청구범위와 발명의 상세한 설명에 사용된 용어를 반드시 업계의 행정 준칙(갑 제9호증의 대한약전 등)에서 정한 용어의 정의에 따라 기재하여야만 하는 것은 아니고, 특허출원인은 스스로 사전편찬자(his own
lexicographer)가 되어 새로운 의미를 나타내는 용어를 정의하고 사용할 수 있다고 할 것이다. 이 사건에서 피고는 최초 명세서에 기재된 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’의 의미를 벗어나지 않는 대응되는 기재로 ‘난용성’이라는 용어를 선택하여 사용한 것으로 보이고, ‘난용성’이라는 용어 자체에 위 당초 기재에 포함되어 있지 않은 별다른 기술적 사항이 추가되었다고 보이지 않는다. 따라서 이 사건 특허 출원의 심사과정에서 이루어진 이 사건 제3항 발명에 관한 청구범위와 상세한 설명의 보정이 구 특허법 제47조 제2항 규정을 위반한 것이라고 보기 어렵다.
3. 법원의 판단
- 이 사건 특허발명의
청구범위 및
발명의 상세한
설명에 기재불비가
있는지 여부
가. 관련 법리
구 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 한다고 규정하고 있다. 그리고 같은 법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술 상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 참조).
나. 이 사건
제1항 및
제2항 발명의
기재 불비
여부
1)
이 사건 특허발명의 등록특허공보의 발명의 상세한 설명의 ‘과제의 해결수단’(식별번호 [0009] 내지 [0014])과 ‘실시예 1’(식별번호 [0025] 내지 [0037]) 부분에 ‘정액 또는 알의 해동공정, 효소분해공정, 멸균공정, 분자량 저감공정, 침전공정 및 건조과립공정’에 관한 구체적인 내용이 기재되어 있다. 따라서 이 사건 특허발명 기술분야의 통상의 기술자는 DNA 추출 방법과 관련된 기술 상식을 바탕으로 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 내용과 실시예의 기재를 참조하여 이 사건 제1항 발명에 기재된 각 공정의 구체적인 의미를 이해하는데 별다른 어려움이 없을 것으로 보인다.
2)
또한 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다고 하는 것은 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용, 효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것일 뿐, 원고의 주장과 같이 실시예에 기재된 모든 요소가 그대로 청구항에 기재되어야 한다는 것이 아니므로 원고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다.
3)
나아가 원고가 이 사건 특허의 상세한 설명의 내용 중에서 청구항 기재와 모순되고 양립 불가능하다고 지적한 부분은 이 사건 제1항 발명에 기재된 효소분해공정 등 각 공정의 기본적 구성에 부가하여 이 사건 제1항 발명을 구체적으로 실시할 경우에 필요한 사항을 기재한 것으로 보인다.
4)
따라서 이 사건 제1항 발명의 청구범위가 명확하게 기재되어 있지 않고 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않으며, 그 실시가 불가능하여 산업상 이용가능성이 없다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.
다. 이 사건
제3항 발명의
청구범위 중 ‘난용성’ 관련
기재 부분
다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 제3항 발명의 청구범위에 기재된 ‘난용성’ 관련 기재는 이 사건 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당하므로, 이 사건 제3항 발명 및 그 종속항인 이 사건 제6항 발명은 청구범위의 발명이 명확하고 간결하게 기재되었다고 보기 어려워 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반된다.
1)
이 사건 특허 출원명세서의 해당 부분 기재 내용
이 사건 제3항 발명의 청구범위에는 ‘용해도: 물과 알칼리에 난용성이며, 알코올에 난용성이며, 에테르와 아세톤에 불용성’이라고 기재되어 있고, 명세서의 발명의 상세한 설명에도 청구범위와 동일한 내용이 그대로 반복 기재되어 있을 뿐(식별번호 [0019]와 [0042]), ‘난용성’의 구체적인 의미나 범위에 관한 기재는 없다.
한편 이 사건 특허발명의 최초 출원 명세서에 ‘용해도 : 물과 알칼리에 거의 녹지 않으며, 알콜에 매우 조금 녹으며, 에테르와 아세톤에 불용성이다.’(갑 제11호증의 1, 식별번호 [0019], [0042], 청구항 3)라고 기재되어 있었으나, 심사과정에서 피고가 ‘거의 녹지 않으며’와 ‘매우 조금 녹으며’를 모두 ‘난용성’으로 보정한 사실은 앞서 본 바와 같다.
2)
‘용해도’와 ‘용해성’의 일반적인 의미
가) 어떤 물질의 용매에 대한 ‘용해도‘는 이 물질이 주어진 온도에서 주어진 부피의 용매에 대해 평형에서 용해되는 최대량[그램(g)이나 몰(mole)로 표시]으로 정의된다. (원고의 2018. 4. 9.자 준비서면에 첨부된 참고자료 2). 미국 약전(U.S. Pharmacopoeia)은 용질 1그램(g)을 용해시키는 용매의 밀리리터(mL) 수로 용해도를 표현하고 있다. 용해도는 몰랄 농도, 몰 농도 또는 퍼센트(%) 등으로 표현할 수 있다.
나) 이 사건 특허발명의 출원 당시 시행되던 구 대한약전 제9개정5)(이하 ‘구 대한약전’이라 한다)의 통칙 제29항에서 의약품에 관한 ‘용해성’을 아래와 같이 규정하고 있다.
한편 일반 화학 교과서와 두산백과에서는 ‘보통 용매 1L당 10g 넘게 녹는 용질일 경우 가용성이라 부르고, 10g에서 0.1g 정도 녹는 용질은 난용성, 0.1g보다 적게 녹는 용질을 불용성이라 한다.’고 설명하고 있다.
다) 위와 같이 구 대한약전, 일반 화학 교과서와 두산백과 등의 관련 문헌이나 자료를 참고하는 통상의 기술자는 보통 용매 1L당 10g에서 1g 녹는 용질은 ‘녹기 어렵다’로, 1g에서 0.1g 녹는 용질의 경우 ‘매우 녹기 어렵다’로 파악하고, 이 두 가지 경우를 통칭하여 ‘난용성’으로 인식할 것으로 보이는 반면, 용매 1L당 0.1g 보다 적게 녹는 용질은 ‘거의 녹지 않는다’로 파악하고 ‘불용성’으로 인식하게 될 것으로 보인다.
3)
이 사건 제3항 발명의 청구범위 중 ‘난용성’ 부분이 명확하게 기재되었는지 여부
가) 특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 한다. 다만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되고, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 충분하다(대법원 2005. 9.
29. 선고
2004후486 판결 등 참조).
나) 이 사건의 경우, 통상의 기술자는 ‘거의 녹지 않으며’는 불용성의 의미로, ‘매우 조금 녹으며’는 ‘매우 녹기 어렵다’와 유사하므로 ‘난용성’의 의미로 파악할 것으로 보인다. 그러나 피고는 이 사건 특허출원의 최초 명세서에 기재된 ‘거의 녹지 않으며’ 와 ‘매우 조금 녹으며’의 기재를 모두 ‘난용성’이라는 동일한 용어를 선택하여 보정하였는데, 앞에서 본 바와 같이 특허의 청구범위와 발명의 상세한 설명에 사용된 용어를 반드시 업계의 행정 준칙이나 문헌 등에서 정한 용어의 정의에 따라 사용해야 하는 것은 아니지만, 출원인이 어떠한 용어를 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하지 않고 다른 의미로 사용하기 위해서는 해당 용어의 의미가 명세서에서 정의되어야 하고, 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용되어야 한다.
다) 그럼에도 이 사건 특허의 명세서에는 ‘난용성’의 의미에 관하여 정의한 기재가 없을 뿐만 아니라, 오히려 피고는 2018. 6. 15.자 답변서에서 “이 사건 특허명세서의 용해도 관련 용어는 구 대한약전에서 정의한 용해도에 관한 용어와는 무관하고, 구체적으로 보정 전 알콜에 대한 용해도를 나타내는 ‘매우 조금 녹으며’라는 기재는 구 대한약전 통칙 제29항에서 규정하고 있는 용해도에 관한 용어가 아니다.”라고 주장하고 있으며, 나아가 위 용해도 관련 기재가 이 사건 제3항 발명의 DNA 단편 혼합물에 공통으로 내재된 특성을 단순히 표현하고 있다고 볼만한 특별한 사정도 없다. 따라서 이 사건 제3항 발명의 청구범위 중 ‘난용성’ 기재 부분은 이 사건 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.
4)
피고의 주장에 대한 판단
가) 피고가 ‘난용성’이라는 기재가 명세서에서 별도로 설명되거나 정의되지 않은채 청구항에 사용되어 등록된 다른 특허들이 존재한다는 점을 들어 이 사건 제3항 발명의 청구범위 중 ‘난용성’ 기재 부분도 기재불비에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.
나) 다른 특허공보에 사용된 동일한 용어의 존재 여부가 이 사건 특허발명의 청구범위의 기재불비 여부와 직접적인 관련이나 영향이 있다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 나아가 피고가 제출한 등록특허공보들을 살펴보더라도 특정 화합물군에 공통으로 내재된 물에 대한 용해성(수용성)이 낮은 특성을 단순히 표현하고 있는 것이어서 그 용해도의 객관성 있는 정의 여부가 문제되지 않는 경우이거나(을 제4호증의 1의 식별부호 [0001], [0007],
[0014], [0015] 등과 을 제4호증의 2의 식별부호 [0002], [0030], [0039]
등 참조), ‘난용성’의 용해도가 객관적으로 설명되거나 정의되어 있는 사안(을 제4호증의 3의 식별부호 <23>과 을 제4호증의 4의 식별부호 [0006])으로서 이 사건과 직접적인 관련이 있다고 보기 어렵다.
라. 이 사건
제3항 발명의
청구범위 중 ‘분자식
평균’ 관련 기재
부분
다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 제3항 발명의 청구범위에 기재된 ‘분자식 평균 : C9.83H12.33N3.72O6.01PNa’라는 기재 또한 이 사건 제3항 발명의 전체적 구성을 불명료하게 하는 기재이므로, 이 사건 제3항 발명 및 그 종속항인 이 사건 제6항 발명은 청구범위의 발명이 명확하고 간결하게 기재되었다고 보기 어려워 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반된다.
가) 이 사건 제3항 발명의 청구범위에는 ‘분자식 평균 : C9.83H12.33N3.72O6.01PNa’와 ‘분자량 : 50~1500kDa’라고 기재되어 있고, ‘분자식’과 ‘분자량’의 구체적인 의미에 관해 이 사건 특허의 명세서에 별다른 설명이나 정의는 없다.
나) DNA를 포함하는 화합물의 구성을 화학식으로 표현함에 있어서, ‘분자식’은 화합물 중에 존재하는 각 원자의 종류와 개수를 나타낸 식을 말하고, ‘실험식’은 화합물 중의 원자비율을 가장 간단한 정수비가 되도록 나타낸 식을 말한다(원고의 2018. 4. 9.자 준비서면에 첨부된 참고자료 1, 2 참조).
다) 이 사건 제3항 발명은 DNA 단편 혼합물에 관한 것이므로 그 청구범위에 기재된 ‘분자’는 위 혼합물에 포함된 각 ‘DNA 단편’을 의미하는 것으로 봄이 타당하다.
따라서 ‘분자식 평균 : C9.83H12.33N3.72O6.01PNa’은 위 혼합물에 포함되어 있는 각 ‘DNA 단편의 분자식’을 평균한 분자식을 의미하는 것으로 봄이 타당하고, 한편으로 위 ‘분자량 : 50~1500kDa’는 위 혼합물의 각 ‘DNA 단편’의 분자량의 상한과 하한의 범위를 특정하는 것으로 봄이 타당하다. 이 경우 ‘분자식 평균’에서의 분자식을 구성하는 각 원자의 종류와 수에 따라 산정된 ‘분자량’은 위 ‘분자량 : 50~1500kDa’ 기재에서 특정된 ‘분자량’의 범위에 포함되어야 한다.
그러나 이 사건 제3항 발명의 청구범위에서 ‘분자식 평균’에 의해 산정된 분자량은 약 333Da인 반면, ‘분자량 : 50~1500kDa’에서는 분자량이 50~1500kDa으로 특정되어 있어 서로 부합하지 않는다. 이는 이 사건 제3항 발명의 청구범위에 기재된 ‘분자식 평균’은 그 분자식의 내용과 분자량의 크기에 비추어 볼 때 ‘실험식 평균’의 의미를 가지고 있음에도 ‘분자식 평균’이라는 용어로 사용되었기 때문으로 보인다. 따라서 이 사건 제3항 발명 중 ‘분자식 평균 : C9.83H12.33N3.72O6.01PNa’
기재 부분은 이 사건 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.
라) 이와 관련하여 피고는 중합체(혼합물)로서의 DNA 단편의 경우 DNA 단편마다 길이가 다르기 때문에 그 분자식을 기재하는 것이 불가능하다고 주장하나, DNA 단편의 길이가 다르더라도 그 분자식들의 평균으로 하거나 필요에 따라 그 실험식들의 평균을 이용하여 DNA 단편 혼합물의 물적 범위를 특정할 수 있다 할 것이다.
또한 피고는 이 사건 제3항 발명의 청구범위에 기재된 ‘분자식 평균’의 ‘분자’의 의미를 ‘DNA 단편 분자’에서 ‘DNA 단편을 구성하는 단위체 분자’라는 취지로 주장한다. 그러나 특허의 명세서에 기재되는 용어는 보통과 다른 특정한 의미로 사용하기 위해 별도로 설명되거나 정의되지 않는 이상 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용되고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용되어야 한다. 피고의 위 주장은 명세서에 별다른 설명이나 정의가 없음에도 같은 청구항에 있는 동일한 용어, 즉 ‘분자량’에서의 ‘분자’의 의미와 ‘분자식 평균’의 ‘분자’의 의미를 각각 ‘DNA 단편 분자’와 ‘DNA 단편을 구성하는 단위체 분자’라는 의미로 달리 사용하는 것이어서 받아들일 수 없다.
마. 정리
이 사건 제1항 및 제2항 발명에는 원고가 주장하는 바와 같은 기재불비의 사유가 있다고 보기 어려우나, 이 사건 제3항 및 제6항 발명에는 앞에서 살펴본 바와 같이 그 청구범위가 명확하게 기재되지 아니하여 구 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정을 충족하지 못한 무효사유가 있다고 판단된다.
정회목 변호사
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