2019년 3월 30일 토요일

[특허분쟁 등록무효] 특허발명이 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 없다고 본 판결


특허법원 2019. 2. 15. 선고 20181226 판결

구성요소 1 휘발성유기화합물(이하 VOC) 분해하는 VOC 분해미생물과 휘발성지방산(이하 VFA) 분해하는 VFA 분해미생물을함께사용한다는 점에서 차이가 있으나, 다음과 같은 점에서 VOC 분해되면 VFA 생성되는 것은 출원 주지의 사실이고, VOC 분해하는 미생물과 VFA 분해하는 미생물을 함께 사용하는 것은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 있는 것이라고 봄이 타당하다.

VOC 대기 중에 휘발되어 악취나 오존을 발생시키는 탄화수소화합물을 일컫는데, 종류로는 파라핀, 올레핀, 방향족화합물인 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등이 있고, VFA 탄소의 개수가 6 이하인 아세트산, 프로피온산, 낙산 등과 같이 휘발하는 성질을 지닌 저급(低級)지방산을 말한다. 그런데 2004년에 공개된 석사학위논문 VOC 톨루엔, 자일렌이 미생물에 의해 분해되고 이후 생성된 VFA 카르복실산이 다시 미생물에 의해 분해되어 최종적으로 , 이산화탄소 등으로 되는 대사과정이 명시적으로 나타나 있다. 1998년에 발간된 미생물 처리 관련 서적에도 VOC 해당하는 톨루엔이 VFA 해당하는 아세트산 내지 아세트산염으로 생분해되어 전환되것이 나타나 있다.

선행발명 1에는 다양한 방향족화합물에 대해 분해능을 갖는 박테리아 균주로서 구성요소 2 8종의 VOC 분해미생물을 모두 개시하고 있고, 특히 선행발명 1 개시된 박테리아 균주 4(Pseudomonas putida, Bacillus cereus, Pseudomonas sp. Pseudomonas fluorescens) VOC VFA 모두를 분해하는 미생물에 해당하고 그러한 사실이 통상의 기술자에게 널리 알려져 있으므로, 선행발명 1 VOC 분해하는 미생물과 VFA 분해하는 미생물을 함께 사용하는 것을 내포하고 있다고 있다. 게다가 앞서 바와 같이 VOC 미생물에 의해 VFA 분해되는 것은 주지의 사실이므로, 통상의 기술자가 미생물에 의해 VOC 분해하여 제거하고자 하는 목적을 가진다면 분해물인 VFA 역시 미생물에 의해 분해하고자 것은 자명하다 것이다.

이러한 상황에서 통상의 기술자는 VOC 분해할 있는 미생물과 VFA 분해할 있는 미생물을 적절히 선택하거나, VOC VFA 모두를 분해할 있는 미생물을 선택하는 등의 다양한 방법으로 미생물을 선택할 있고, 이는 통상의 기술자가 쉽게 수행할 있는 정도라고 봄이 타당하다. 작용효과의 측면에서도, 1 발명의 목적과 효과는 구성요소 2 기재된 8종의 VOC 분해미생물이 전부 있어야만 달성되는 것이 아니라 그중 일부라도 있으면 달성되는 것으로 보일 아니라 나아가 구성요소 2 기재된 8종의 VOC 분해미생물에 한정되지 아니하고 VOC 분해미생물과 VFA 분해미생물을 함께 사용하기만 하면 특허발명의 목적 내지 효과를 달성할 있을 것으로도 보이는데선행발명 1에서 앞서 4종의 균주를 선택하여 사용하게 되면 균주들이 먼저 VOC 분해하고 다음으로 분해산물인 VFA 분해하게 것으로 보이므로 결과적으로는 1 발명의 효과와 별다른 차이가 없을 것으로 보인다.

1. 사실관계

. 사건 특허발명
1) 발명의 명칭 : 도장설비의 악취 제거를 위한 미생물제 이를 이용한 악취 제거 방법
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2015. 1. 9./ 2016. 3. 2./ 1601589
3) 특허권자 : 원고
4) 청구범위
【청구항 1】악취발생물질인 휘발성유기화합물을 분해하는 VOC 분해미생물과, 상기 휘발성유기화합물의 분해과정에서 생성되는 악취발생물질인 휘발성지방산을 분해하는 VFA 분해미생물을 포함하고(이하구성요소 1’이라 한다), 상기 VOC 분해미생물은 슈도모나스 푸티다(Pseudomonas putida), 슈도모나스 스투체리(Pseudomonas stutzeri), 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 미코박테리움(Mycobacterium sp.), 슈도모나스 (Pseudomonas sp.), 스테노트로포모나스 말토필리아(Stenotrophomonas), 부르크홀데리아 세파시아(Burkholderia cepacia) 슈도모나스 플루오레센스(Pseudomonas fluorescens) 포함하는(이하구성요소 2’라고 한다), 도장설비의 악취 제거를 위한(이하구성요소 3’이라 한다) 미생물제(이하 사건 1 발명이라 부르고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다).
5) 발명의 개요
VOC 분해미생물 VFA 분해미생물을 포함하는 도장설비의 악취 제거를 위한 미생물제 이를 이용하여 악취를 제거하는 방법을 제공한다.


상기와 같은 구성을 포함하는 발명에 따른 악취 제거를 위한 미생물제를 이용하면, 악취발생물질인 휘발성유기화합물 휘발성지방산을 분해하여 도장설비의 악취를 효과적으로 제거할 있다.

. 선행발명들
1) 선행발명 1
2014 발표된나노복원법: 환경으로부터 독성 오염물질을 제거하기 위한 신규한 기술(Nanoremediation: A New and Emerging Technology for the Removal of Toxic Contaminant from Environment)’ 관한 논문이다
2) 선행발명 2
2004. 11. 17. 공개된 공개특허공보 2004-0096824호에 게재된도장부스용 휘발성 유기화합물 저감장치 관한 것이다.
3) 선행발명 3
2014. 5. 13. 공고된 미국 등록특허공보 8,722,383호에 게재된 ‘PHA-생성 박테리아’에 관한 것이다.
4) 선행발명 4
2013. 11. 20. 공개된바실러스 테퀄엔시스를 이용한 바이오플라스틱 생산을 위한 지방산 폐기물의 가치화: (dark)-발효 수소 생산 과정과의 통합(Valorization of fatty acid waste for bioplastics production using Bacillus tequilensis: Integration with dark-fermentative hydrogen production process)’ 관한 논문이다.

. 사건의 쟁점
원고가 사건 심결 진보성 판단에 관한 부분만 다투고 있으므로, 사건의 쟁점은 사건 특허발명의 진보성 여부, 사건 특허발명이 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 있는지 여부에 있다고 것이다.

2. 법원의 판단

. 사건 1 발명의 진보성 여부
1) 사건 1 발명과 선행발명 1 구성요소 대비



2) 공통점과 차이점
) 구성요소 1
사건 1 발명의 구성요소 1 휘발성유기화합물(VOC) 분해하는 VOC 분해미생물과 휘발성유기화합물(VOC) 분해하는 과정에서 생성되는 휘발성지방산 (VFA) 분해하는 VFA 분해미생물을 포함하는 것에 특징이 있다.

한편 선행발명 1 오염물질(다양한 방향족화합물) 분해하기 위한 미생물이 VOC 분해미생물인지 VFA 분해미생물인지를 명시적으로 구분하고 있지 않지만 사건 1 발명의 구성요소 2에서 VOC 분해미생물로 기재한 8종의 미생물과 동일한 미생물을 전부 개시하고 있고, 8종의 미생물이 VOC 분해미생물인지 VFA 분해미생물인지는 사건 특허발명이 출원되기 이전에 통상의 기술자에게 널리 알려진 사실임을 인정할 있다[ 8종의 미생물은 모두 VOC 분해미생물에 해당하고, 그중 4종의 미생물{슈도모나스 (Pseudomonas sp.), 슈도모나스 푸티다(Pseudomonas putida), 슈도모나스 플루오레센스(Pseudomonas fluorescens), 바실러스 세레우스(Bacillus cereus)} VFA 분해미생물에도 해당한다].

그렇다면 구성요소 1 선행발명 1 대응 구성은 모두 미생물을 이용하여 오염물질인 방향족화합물을 분해하고, 미생물로서 VOC 분해미생물과 VFA 분해미생물을 사용한다는 점에서는 차이가 없으나, 다만 구성요소 1 휘발성유기화합물(VOC) 분해하는 VOC 분해미생물과 휘발성지방산(VFA) 분해하는 VFA 분해미생물을함께사용한다는 점과 휘발성유기화합물(VOC) 분해과정에서 휘발성지방산(VFA) 생성된다는 점을 명시한 점에서 선행발명 1 차이가 있을 뿐이다(이하차이점 1’이라 한다).

) 구성요소 2
구성요소 2 선행발명 1 대응 구성은 8종의 미생물의 구체적인 종류[슈도모나스 푸티다(Pseudomonas putida), 슈도모나스 스투체리(Pseudomonas stutzeri), 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 미코박테리움(Mycobacterium sp.), 슈도모나스 (Pseudomonas sp.), 스테노트로포모나스 말토필리아(Stenotrophomonas), 부르크홀데리아 세파시아(Burkholderia cepacia) 슈도모나스 플루오레센스(Pseudomonas fluorescens)]에서 동일하다. 다만 선행발명 1 달리 구성요소 2 8종의 미생물을 ‘VOC 분해미생물이라고 한정하고 있으나, 앞서 바와 같이 미생물이 VOC 분해미생물이라는 점은 통상의 기술자에게 널리 알려진 사실에 해당한다. 따라서 한정이 특별한 기술적 의의를 가지는 것이라고 보기 어려우므로, 대응 구성은 실질적으로 동일하다.

) 구성요소 3
구성요소 3 선행발명 1 대응 구성은 모두 미생물을 이용하여 방향족화합물과 같은 오염물질을 분해한다는 점에서 별다른 차이가 없다. 다만 구성요소 3 도장 설비의 악취를 제거하는 용도를 갖는 반해, 선행발명 1 이에 대하여 명시적으로 기재하고 있지 않다는 점에서 차이가 있을 뿐이다(이하차이점 2’라고 한다).

3) 차이점에 대한 검토
) 차이점 1 관하여
진보성 판단과 관련하여 앞서 차이점 1 관련된 내용을 세분해 보면, 악취발생 물질인 휘발성유기화합물(VOC) 미생물에 의해 분해되면 휘발성지방산(VFA) 생성된다는 점이 사건 특허발명에 의하여 비로소 밝혀진 새로운 기술적 의의가 있는 사항인지 여부(이하쟁점 1’이라 한다) 휘발성유기화합물(VOC) 분해하는 미생물과 휘발성지방산(VFA) 분해하는 미생물을 함께 사용하는 것을 통상의 기술자가 선행발명들로부터 쉽게 도출할 없는 것인지 여부(이하쟁점 2’ 한다) 나눌 있다.

(1) 먼저 쟁점 1 관하여 살피건대, 다음의 사정 등에 비추어 보면, 악취발생 물질인 휘발성유기화합물(VOC) 미생물에 의해 분해되면 휘발성지방산(VFA) 생성된다는 것은 사건 특허발명이 출원되기 이전에 통상의 기술자에게 널려 알려진 주지의 사실에 해당하거나, 설령 그렇게 보지 않더라도 특별한 기술적 의의를 인정할 없는 단순한 과학법칙의 부가에 불과하다고 봄이 타당하다.
() 휘발성유기화합물(VOC) 대기 중에 휘발되어 악취나 오존을 발생시키는 탄화수소화합물을 일컫는데, 종류로는 파라핀, 올레핀, 방향족화합물인 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등이 있고, 휘발성지방산(VFA) 탄소의 개수가 6 이하인 아세트산, 프로피온산, 낙산 등과 같이 휘발하는 성질을 지닌 저급지방산을 말한다. 그런데 2004년에 공개된 석사학위논문인 21호증을 보면, 아래 그림에 나타난 바와 같이 휘발성유기화합물(VOC) 톨루엔, 자일렌이 미생물에 의해 분해되고 이후 생성된 휘발성지방산(VFA) 카르복실산이 다시 미생물에 의해 분해되어 최종적으로 , 이산화탄소 등으로 되는 대사과정이 명시적으로 나타나 있다.

() 1998년에 발간된 미생물 처리 관련 서적인 18호증을 보면, 휘발성유기화합물(VOC) 해당하는 톨루엔이 휘발성지방산(VFA) 해당하는 아세트산(H3C-COOH) 내지 아세트산염(Acetate)으로 생분해되어 전환되고 있음을 있다.
() 2013년에 발간된 논문인 19호증을 보면, 오일에 포함된 톨루엔, 에틸벤젠과 같은 방향족화합물이 혐기성 조건 하에서 미생물에 의해 휘발성지방산(VFA)으로 분해된다고 기재되어 있다.
() 휘발성유기화합물(VOC) 미생물에 의해 분해되면 휘발성지방산(VFA) 생성된다는 것은 과학법칙에 해당하고, 설령 그러한 과학법칙이 통상의 기술자에게 널리 알려져 있지 않다고 하더라도, 선행발명 2에서 보는 바와 같이 이미 도장부스 내의 휘발성유기화합물(VOC) 제거하기 위하여 미코박테리움 (Mycobacterium sp.), 바실러스 (Bacillus sp.) 같은 VOC 분해미생물과 바실러스 메카테리움(Bacillus megaterium) 같은 VFA 분해미생물을 사용하는 것이 산업적으로 알려져 있고, 이들의 병용을 저해하는 산업적 제약이나 기술적 제약이 존재하지 않는 이상, 선행발명에 그러한 과학법칙을 부가하는 것만으로는 새로운 산업적 또는 기술적 의의가 있는 발명의 구성요소가 추가되었다고 보기 어렵다.

(2) 다음으로 쟁점 2 관하여 살피건대, 다음의 사정 등에 비추어 보면, 휘발성유기화합물(VOC) 분해하는 미생물과 휘발성지방산(VFA) 분해하는 미생물을 함께 사용하는 것은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 있는 것이라고 봄이 타당하다.
() 선행발명 1에는 다양한 방향족화합물에 대해 분해능을 갖는 박테리아 균주로서 구성요소 2 8종의 VOC 분해미생물을 모두 개시하고 있고, 특히 선행발명 1 개시된 박테리아 균주 4[슈도모나스 푸티다(Pseudomonas putida), 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 슈도모나스 (Pseudomonas sp.) 슈모나스 플루오레센스(Pseudomonas fluorescens)] 휘발성유기화합물(VOC) 휘발성지방산(VFA) 모두를 분해하는 미생물에 해당하고 그러한 사실이 통상의 기술자에게 널리 알려져 있으므로, 선행발명 1 휘발성유기화합물(VOC) 분해하는 미생물과 휘발성지방산(VFA) 분해하는 미생물을 함께 사용하는 것을 내포하고 있다고 있다.

() 게다가 앞서 바와 같이 휘발성유기화합물(VOC) 미생물에 의해 휘발성지방산(VFA)으로 분해되는 것은 사건 특허발명이 출원되기 이전에 이미 통상의 기술자에게 널리 알려져 있는 사실이므로, 통상의 기술자가 미생물에 의해 휘발성유기화합물(VOC) 분해하여 제거하고자 하는 목적을 가진다면 분해물인 휘발성지방산(VFA) 역시 미생물에 의해 분해하고자 것은 자명하다 것이다. 이러한 상황에서 통상의 기술자는 휘발성유기화합물(VOC) 분해할 있는 미생물과 휘발성지방산(VFA) 분해할 있는 미생물을 적절히 선택하거나, 휘발성유기화합물(VOC) 휘발성지방산(VFA) 모두를 분해할 있는 미생물을 선택하는 등의 다양한 방법으로 미생물을 선택할 있고, 이는 통상의 기술자가 쉽게 수행할 있는 정도라고 봄이 타당하다.

() 작용효과의 측면에서도, 사건 1 발명에서 휘발성유기화합물(VOC) 분해하는 미생물과 휘발성지방산(VFA) 분해하는 미생물을 함께 사용함에 따른 작용효과는 선행발명 1 작용효과와 대비하여 예측하지 못할 정도라고 없다. 사건 특허발명의 명세서에 따르면, 사건 1 발명의 작용효과를 확인할 있는 실험결과는 아래 실시례 2 실시례 3임을 있다. 실시례 2 아래표 1 개시된 VOC 분해미생물을 이용하여 휘발성유기화합물(VOC) 분해한 실험이고, 실시례 3 아래 1 개시된 VOC 분해미생물을 이용하여 휘발성유기화합물(VOC) 분해하고 아래 2 개시된 VFA 분해미생물을 이용하여 휘발성지방산(VFA) 분해한 실험임을 있다.

실시례 2 결과에 의하면, VOC 분해미생물을 단독으로 첨가하여 휘발성유기화합물(VOC) 분해하면 톨루엔과 자일렌의 농도는 감소하는 반해 악취발생물질인 아세트산, 프로피온산과 같은 휘발성지방산(VFA) 농도가 증가하여 악취의 농도가 증가하므로, 도장부스의 악취를 제거하기 위해서는 상기 휘발성지방산(VFA) 분해해야 함을 있다. 그리고 실시례 3 결과에 의하면, VOC 분해미생물과 VFA 분해미생물을 함께 사용하면 휘발성유기화합물(VOC) 톨루엔과 자일렌의 농도뿐만 아니라 이의 분해과정에서 발생하는 휘발성지방산(VFA) 아세트산과 프로피온산의 농도도 감소하여 도장부스의 악취를 효과적으로 제거할 있음을 있다.

그런데 사건 1 발명은 이러한 3종의 VOC 분해미생물과 3종의 VFA분해미생물에 관한 실험결과를 토대로 구성요소 2에서 VOC 분해미생물을 8종으로 확장하고, VFA 분해미생물에 대하여는 어떠한 제한도 두지 않았으며, 달리 명세서에 실시례 3 개시된 특정 미생물만이 사건 특허발명의 목적5) 내지 효과6) 달성할 있다고 만한 기재를 하지 않았다. 이러한 전체적인 기재 내용에 비추어 보면, 사건 1 발명의 목적과 효과는 구성요소 2 기재된 8종의 VOC 분해미생물이 전부 있어야만 달성되는 것이 아니라 그중 일부라도 있으면 달성되는 것으로 보일 아니라 나아가 구성요소 2 기재된 8종의 VOC 분해미생물에 한정되지 아니하고 VOC 분해미생물과 VFA 분해미생물을 함께 사용하기만 하면 사건 특허발명의 목적 내지 효과를 달성할 있을 것으로도 보인다. 또한 선행발명 1에서 방향족화합물을 분해하는 박테리아 균주로서 휘발성유기화합물(VOC) 휘발성지방산(VFA) 모두를 분해하는 4종의 균주[슈도모나스 푸티다(Pseudomonas putida), 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 슈도모나스 (Pseudomonas sp.) 슈모나스 플루오레센스(Pseudomonas fluorescens)] 선택하여 사용하게 되면, 균주들이 먼저 휘발성유기화합물(VOC) 분해하고 다음으로 분해산물인 휘발성지방산(VFA) 분해하게 것으로 보이므로 결과적으로는 사건 1 발명의 효과와 별다른 차이가 없을 것으로 보인다. 따라서 사건 1 발명이 선행발명 1 의한 작용효과에 비해서 예측하지 못할 정도의 현저하거나 이질적인 효과를 보인다고 보기도 어렵다.

이에 대하여 원고는 VOC 분해미생물과 VFA 분해미생물을 구분하여 사용하는 것이 휘발성유기화합물(VOC) 휘발성지방산(VFA) 모두를 분해하는 미생물을 사용하는 것에 비하여 작용효과에서 유리하다는 취지로 주장하나, 이를 인정할 증거가 없을 아니라 달리 휘발성유기화합물(VOC) 휘발성지방산(VFA) 모두를 분해하는 미생물의 경우 분해효과를 저하시킬 정도로 서로 비효율적으로 경쟁하면서 휘발성유기화합물(VOC) 휘발성지방산(VFA) 분해하는 메커니즘을 가진다고 만한 특별한 사정도 발견되지 않는다.

) 차이점 2 관하여
차이점 2 선행발명 1 비해도장설비의 악취를 제거하는 용도 명시적으로 기재되어 있다는 것인데, 다음의 사정 등에 비추어 보면, 그러한 차이점 역시 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2 의하여 쉽게 극복할 있다고 봄이 타당하다.
(1) 선행발명 1 미생물을 사용하여 산업지역에서 발생하는 휘발성유기화합물(VOC) 포함하는 다양한 오염물질을 제거하는 기술을 개시하고 있는데, 앞서 선행발명 1 문언의 의미나 전체적인 취지에 비추어 도장부스도 선행발명 1 전제하고 있는 산업지역에 포함된다고 해석함이 상당하다.
(2) 선행발명 1 개시된 미생물들의 분해대상인 다환 방향족화합물(피렌, 나프탈렌 ) 도장설비의 도료로부터 배출되는 유해 물질에 해당하고,7) 사건 특허발명의 명세서에도 사건 1 발명이 한정한 미생물제가 다른 산업지역과 달리 도장설비의 악취를 제거하는 있어서만 특별히 유용한 작용효과를 가진다는 기재가 없다.
(3) 미생물을 이용하여 다양한 오염물질을 분해한다는 점에서 선행발명 1 기술분야가 공통되는 선행발명 2에도 미생물을 도장부스 내의 휘발성유기화합물(VOC) 제거하는 용도로 사용하는 기술이 이미 개시되어 있다.
(4) 원고는, 사건 1 발명은 도장부스 내의 순환수의 악취를 제거하기 위한 것을 목적으로 하는 반면, 선행발명 1 자연 환경의 물에 존재하는 오염물질을 제거하는 것을 목적으로 하므로 발명은 기술분야 목적에서 상이하다고 주장하나, 미생물을 이용하여 오염물질을 분해한다는 목적과 수단이 같고, 분해대상인 오염물질도 휘발성유기화합물(VOC) 공통된 이상 원고가 주장하는 그러한 차이만으로 발명의 기술분야와 목적이 다르다고 없다.
5) 선행발명 1 선행발명 2 결합의 용이성
선행발명 1 선행발명 2 미생물을 이용하여 오염물질을 분해한다는 목적 수단이 같고 분해대상인 오염물질도 휘발성유기화합물(VOC)이라는 점에서 공통되며, 발명의 결합으로 인하여 통상의 기술자가 예측할 있는 범위를 벗어나는 현저하거나 이질적인 효과가 발생한다고 보기도 어렵고, 기록상 달리 이들의 결합을 방해할만한 사정도 찾아볼 수도 없으므로, 선행발명 1 선행발명 2 결합하여 사건 1 발명을 도출하는 어떠한 기술적 곤란성이 있다고 수도 없다.

6) 검토 결과
이상의 검토 결과를 종합해 보면, 사건 1 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 있는 것이어서 진보성이 부정된다고 것이다.

정회목 변호사





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