[직무발명보상금 분쟁] 회생절차개시 이전 승계된 직무발명의 보상금 청구권은 실권되었다고 보아, 회생절차개시 이후 승계된 직무발명에 대해서만 보상금을 인정한 특허법원의 판결

특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018나1268 판결

1. 판결의 개요

가. 회생절차에 의한 실권 여부

이 사건 회생개시절차 개시 이전 승계 발명들은 이 사건 회생절차 개시일 이전에 권리의 승계가 이루어졌으므로, 이에 대한 직무발명보상금 채권 또한 회생절차 개시일 이전에 발생하였다고 봄이 상당하다. 한편, 이 사건 제29 내지 32항 발명은 이 사건 회생절차 개시일 이후에 권리의 승계가 이루어졌으므로 이에 대한 직무발명보상금 채권은 회생절차 개시일 이후에 발생하였다고 할 것이다. 이 사건 회생개시절차 개시 이전 승계 발명들에 대한 직무발명보상금 채권은 회생절차 개시일 이전에 발생하였으므로(적어도 채권 발생의 원인이 회생절차 전의 원인에 기한 것으로 보인다), 모두 채무자회생법 제118조에서 정한 회생채권에 해당한다. 한편, 원고들이 이 사건 전체 직무발명들에 관한 직무발명보상금 청구권을 이 사건 회생절차에서 신고하지 아니한 사실을 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 회생개시절차 개시 이전 승계 발명들에 대한 직무발명보상금 채권은 이 사건 회생절차의 회생계획인가결정이 있는 때에 실권되었다. 따라서 피고는 위 직무발명보상금채권에 관하여 채무자회생법 제251조에 따라 책임을 면하게 되고 원고들은 피고에게 그 이행을 강제할 수 없으므로, 원고들의 이 부분 청구는 권리보호의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다. 반면, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 제29 내지 31항 발명들에 대한 직무발명보상금 채권은 회생절차 개시일 이후에 발생하였으므로, 채무자회생법 제181조 제1항에서 정한 개시후 기타채권에 해당하므로 이 사건 회생절차에 의하여 실권되었다고 볼 수 없다.

나. 직무발명 보상금 산정

직무발명보상금 = ① 피고의 전체 기술료 수익 × ② 전체 기술 대비 해당 직무발명의 비율 × ③ 발명자들(종업원)의 공헌도 × ④ 발명자들 사이에서 해당 원고의 기여율

1) 피고의 기술료 수익, 총 특허권 수, 원고들의 이 사건 회생절차에 의하여 실권되지 않은 직무발명의 수 : 연도별 ① 피고의 기술료 수익, ② 총 특허권 수, ③ 이 사건 회생절차에 의해 실권되지 않은 직무발명 수는 아래 표 해당란 각 기재와 같다(기재 생략). 다만, 총 특허권의 수와 관련하여 분할출원의 경우 원출원과 분할출원 사이에 실질적인 차이가 존재한다고 볼 수 없으므로 분할출원의 경우 별개로 산정하지 않는다. 또한 이 사건 회생절차에 의해 실권되지 않은 직무발명 수와 관련하여 이 사건 제31항 발명은 이 사건 제29항 발명의 분할출원된 것에 해당하므로 위와 마찬가지의 이유로 별개로 산정하지 않는다.

2) 발명자들(종업원)의 공헌도 : 살피건대, 원고 A, B는 피고의 축적된 기술과 지원을 바탕으로 위 특허발명을 완성한 것으로 보이는바, 이 사건 직무발명 보상기준 제17조에 의하더라도 실시료 수입금의 5% 이내에 해당하는 금액을 처분보상금으로 보고 있는 점 등을 고려하여 발명자들의 공헌도는 특별한 사정이 없을 때 통상적으로 인정되는 정도 범위 내인 5%로 봄이 상당하다.

3) 발명자들 사이에서 해당 원고의 기여율 : 원고들은 이 사건 제29 내지 31항 발명을 직무발명으로 신고하면서 공동발명인 경우 공동발명인들 사이의 기여율을 기재하였고, 피고는 이를 포함하여 결재 후 위 신고를 수리한 것으로 보인다. 따라서 공동 발명자들 중 원고들의 기여율은 신고시 기재된 기여율로 봄이 상당하다(피고도 이에 대해 명시적으로 다투고 있지 아니하다).

4) 원고들의 구체적인 직무발명보상금의 산정 : 위와 같이 판단한 바에 따라 피고가 원고 A, B에게 지급하여야 하는 직무발명보상금을 그 구하는 기간 범위 내에서 계산하면, 원고 A에 대한 직무발명보상금은 2,841,622원이고, 원고 B에 대한 직무발명보상금은 24,313,097원이다.

2. 사실 관계

가. 관련 회사들의 자산양도계약 경위

1) 주식회사 하이닉스반도체(2001. 4. 2. ‘현대전자산업 주식회사’에서 상호변경하였는데, 이하 상호변경 전후를 통틀어 ‘하이닉스’라 한다)는 2001. 6. 8.경 자회사인 주식회사 현대디스플레이테크놀로지(이하 ‘현대디스플레이’라 한다)에게 LCD 및 TFT LCD 사업과 관련하여 특허발명이 포함된 자산, 부채, 종업원 및 계약상 지위 등을 양도하는 계약을 체결하였다.

2) 하이닉스와 현대디스플레이는 2002. 11. 19. 중국 법인인 비오이 테크놀로지 그룹(BOE Technology Group Co, LTD, 이하 ‘중국 비오이’라 한다)과 현대디스플레이가 하이닉스로부터 양수한 유형․무형의 자산을 중국 비오이에게 양도하는 자산매매 및 구입에 관한 계약(이하 ‘이 사건 자산매매계약’이라 한다)을 체결하였다.

3) 중국 비오이는 이 사건 자산매매계약 체결 직후인 2002. 11. 25. 자회사인 피고 하이디스테크놀로지 주식회사(2008. 9. 19. ‘비오이 하이디스 테크놀로지 주식회사’에서 ‘하이디스테크놀로지 주식회사’로 상호를 변경하였고, 이하 상호변경 전후를 통틀어 ‘피고’라고만 한다)를 설립하였고, 2002. 11. 29. 피고에게 이 사건 자산매매계약의 계약상 지위를 포함한 모든 국내의 권리․의무를 양도하였다.

4) 하이닉스 및 현대디스플레이와 피고는 수회 수정계약을 거쳐 2003. 1. 17.경 이 사건 자산매매계약의 내용을 그대로 유지하되 거래종결일(Closing Date)을 2003. 1. 22.로 변경하는 내용의 최종 수정계약이 체결되었다.

5) 피고는 하이닉스 및 현대디스플레이와의 이 사건 자산매매계약에서 2003. 1. 22.을 기준으로 영업과 관련 여부를 불문하고 그 이전에 발생한 어떠한 채무도 인수하지 않기로 약정하였다.

나. 원고들의 직무발명

1) 원고들 등은 하이닉스 또는 현대디스플레이를 거쳐 피고에서 연구원으로 근무하면서 별지 1 목록 각 기재와 같은 직무상 발명(이하 ‘이 사건 전체 직무발명들’이라 하고, 개별 발명은 그 항에 따라 ‘이 사건 제○항 발명’이라 칭한다)을 하는데 참여하였다.

2) 구체적으로 원고 A가 참여한 직무상 발명은 별지 2-1목록에 기재된 것(이하 ‘원고 A의 직무발명들’이라 한다)과 같고, 원고 B이 참여한 직무상 발명은 별지 2-2목록에 기재된 것(이하 ‘원고 B의 직무발명들’이라 한다)과 같은데, 피고는 이들을 모두 특허출원하여 등록하였다.

다. 피고 회사의 실시형태

2009년 이래로 피고 회사는 LCD 및 TFT-LCD의 제조 및 판매 보다는 우리나라의 LG 디스플레이, 일본의 NEC, 샤프, 미쓰비시, 히타치, 세이드(SEID), 대만의 AUO, CMO, CPT, HANNSTAR 등 LCD 제조업체들과 특허권 실시계약들(라이센싱, 이하 ‘이 사건 실시허여 계약들’이라 한다)을 체결하여 실시료(로열티) 수익을 거두어 왔는데, 이 사건 실시허여 계약들에서 실시허락하는 특허들에는 원고들의 직무발명들이 포함되어 있다.

라. 피고의 회생절차

1) 피고는 서울중앙지방법원(2006회합11호)에 회생절차를 신청하였고, 위 법원은 2006. 9. 29. 회생절차개시 결정을 하였으며, 이후 2007. 5. 31. 회생계획인가 결정 및 2008. 4. 28. 변경회생계획인가 결정을 거쳐 2008. 7. 4. 회생절차종결 결정을 하였다(이하 ‘이 사건 회생절차’라 한다).

2) 원고들은 이 사건 회생절차에서 이 사건 전체 직무발명들에 관한 직무발명보상금채권을 회생채권으로 신고하지 아니하였다.

마. 관련 사건

1) 소외 D, E은 2006. 7. 28. 수원지방법원(2006가합14007호)에 피고, 하이닉스, 현대디스플레이를 상대로 직무발명보상금 청구소송을 제기하였고, 위 법원은 2008. 7. 25. 피고에 대하여는 이 사건 자산매매계약에서 2003. 1. 22. 이전에 발생한 채무를 인수하지 아니하기로 약정하였으므로 하이닉스 및 현대디스플레이의 직무발명보상금 채무를 승계하였다고 보기 어렵다는 이유로, 하이닉스 및 현대디스플레이에 대하여는 해 당 특허발명을 실시하지 아니하였다는 이유로 위 원고들의 청구를 기각하였다.

이에 대해 E이 2008. 9. 4. 서울고등법원(2008나79632호)에 항소하였으나, 위 법원은 2009. 6. 3. 피고는 직무발명보상금 채무를 승계하지 아니하였고 가사 승계되었다고 하더라도 이 사건 회생절차의 회생채권자 목록에 기재되지 아니하여 그 채권의 존재를 주장할 수 없으며 하이닉스 및 현대디스플레이는 해당 특허발명을 실시하지 아니하였다는 이유로 위 항소를 기각하였고, 위 판결은 2009. 7. 4. 확정되었다.

3) 소외 F는 2015. 8. 10. 서울중앙지방법원(2015가합550620호)에 피고를 상대로 직무발명보상금 청구소송을 제기하였고, 위 법원은 2016. 11. 18. 이 사건 자산매매계약에 따라 피고가 직무발명보상금 채무를 승계하였다고 보기 어렵고 가사 승계되었다고 하더라도 이 사건 회생절차에서 회생채권으로 신고되지 아니하여 면책되었다는 이유 등으로 F의 청구를 기각하는 판결을 선고하였으며, 위 판결은 2016. 12. 6. 확정되었다.

바. 이 사건 쟁점의 정리

이 사건의 주된 쟁점은 (1) 원고들의 직무발명보상금 청구권의 발생여부 및 발생시기, (2) 이 사건 회생절차에 기하여 실권되는 원고들의 직무발명보상금 청구권의 범위, (3) 원고들의 직무발명보상금의 산정 및 (4) 이 사건 전체 직무발명들에 관한 직무발명보상금 청구권 존재에 대한 확인의 소의 적법 여부이다.

3. 법원의 판단 - 원고들의 직무발명보상금 청구권의 발생여부 및 발생시기에 대한 판단

가. 관계 법령

발명진흥법(2006. 3. 3., 법률 제7869호로 시행된 것) 부칙 제1조에서는, ‘이 법은 공포 후 6월이 경과한 날(2006. 9. 4.)부터 시행한다.’라고, 같은 부칙 제4조에서는, ‘이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 이루어진 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 승계나 전용실시권의 설정에 따른 보상은 종전의 특허법의 규정에 의한다.’고 규정하고 있다. 따라서 특허 또는 실용신안을 받을 수 있는 권리의 승계가 ① 2006. 9. 4. 이전에 이루어 진 경우에는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것. 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제39조, 제40조가, ② 그 이후에 이루어 진 경우에는 구 발명진흥법(2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 발명진흥법’이라 한다) 제15조가 각 적용된다.

나. 인정사실

다음과 같은 사실이 인정된다.

1) 이 사건 제1 내지 22, 23, 25, 28, 33, 34항 발명(이하 ‘이 사건 회생개시절차개시 이전 승계 발명들’이라 한다)은 이 사건 회생절차 개시일인 2006. 9. 29. 이전에 직무발명으로 신고되어 그 출원을 하여 일부는 2006. 9. 29. 이전에 나머지는 2006. 9. 29. 이후에 등록을 마쳤다.

2) 이 사건 32항 발명은 이 사건 회생절차 개시일 이전인 2006. 4. 10.경 직무발명으로 신고되었으나 회생개시절차 후인 2008. 3. 21. 특허출원되어 2013. 12.  0. 등록되었다.

3) 이 사건 30항 발명은 이 사건 회생절차 개시일 이전인 2006. 5. 12.경 직무발명으로 신고되었으나 회생개시절차 후인 2008. 3. 5. 특허출원되어 2009. 7. 1. 등록되었다.

4) 이 사건 29, 30항 발명은 이 사건 회생절차 개시일 이후인 2007. 3. 9.경 직무발명으로 신고되었다.

다. 직무발명보상금 청구권의 발생여부에 대한 판단

1) 위 인정사실에 의하면, 이 사건 제30, 32항 발명은 각 직무발명으로 신고한 후 피고가 직무발명신고일로부터 4개월이 경과하도록 출원하지 않아 구 발명진흥법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제11조 제1항에 따라 자유발명으로 되었다. 그 후 피고는 앞서 본 바와 같이 자유발명이 된 위 발명들을 특허출원하였는바, 이와 같은 특허출원에 이르기까지의 당사자의 역할, 당사자들 사이의 관계, 특허출원의 경위 등을 고려하여 보면, 피고가 특허출원을 하였을 때 원고들과 피고 사이에 묵시적 승계가 이루어졌다고 봄이 상당하다.

이에 대해 피고는 위 발명의 최초 승계 이후 출원 또는 등록 시까지 원고들과 피고 사이에 새로운 협의나 의사 합치가 있었다고 볼 만한 사정이 전혀 없었으므로 원고들과 피고 사이에는 최초 승계 시 자유발명으로 변경 간주된 후에도 승계하기로 한 것으로 봄이 타당하다고 주장한다. 그러나, 다음과 같은 사정들 즉, ① 이 사건 제30, 32항 발명의 최초 승계 당시 피고가 출원하지 않아 자유발명으로 변경 간주됨에도 불구하고 신고시 승계하기로 합의하였다고 볼 만한 사정이 전혀 없는 점, ② 만약 이와 같은 사정이 없음에 도 피고와 같이 해석한다면 구 발명진흥법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제11조 제1항 규정이 형해화될 우려가 있는 점, ③ 피고의 이 사건 직무발명보상 기준에 의하더라도 제30조에서 자유발명의 승계취득 규정을 별도로 두고 있는 점, ④ 피고가 자유발명으로 변경 간주된 후에 피고 명의로 출원하였을 당시는 물론 현재까지 원고들은 아무런 이의 제기하지 않은 점 등을 종합하여 보면, 피고의 주장과 같이 최초 승계 당시 추후 자유발명으로 변경될 것까지 염두해 두고 자유발명이 되더라도 언제든지 피고가 원하는 시점에 출원할 수 있고 승계시점을 신고시로 소급한다는 내용의 합의가 있었다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 주장은 이유 없다.

그렇다면, 이 사건 제30항 발명은 자유발명으로 변경간주된 후 회생개시절차 후 출원시인 2008. 3. 21. 묵시적 승계가 있었고, 이 사건 제32항 발명 또한 자유발명으로 변경간주된 후 회생개시절차 후 출원시인 2008. 3. 5. 묵시적 승계가 있었다고 할 것이

다.

2) 이 사건 회생개시절차 개시 이전에 승계된 발명들은 2006. 9. 4. 이전에 그 승계가 이루어졌고, 이 사건 제29 내지 32항 발명은 2006. 9. 4. 이후에 특허 또는 실용신안을 받을 수 있는 권리의 승계가 이루어졌으므로, 이 사건 회생개시절차 개시 이전에 승계된 발명들은 구 특허법 제39, 제40조에 의하여, 이 사건 제29 내지 32항 발명은 구 발명진흥법 제15조에 의하여, 각 직무발명보상금 청구권이 발생하였다고 봄이 상당하다.

3) 한편, 이 사건 직무발명보상기준 제4조에 의하면, 피고는 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 때에는 발명자에게 위 기준에서 정하는 바에 따라 보상금을 지급할 의무가 있고, 위 기준은 이를 출원보상, 등록보상, 실적보상, 처분보상, 특별보상 등으로 특정한 사유의 발생에 따라 나누어 지급할 수 있도록 하고 있다. 그렇다면, 이 사건 직무발명보상기준에서 정하고 있는 위 보상들은 이를 정당한 보상으로 볼 수 있는 한도에서는 당사자의 약정에 의한 것으로 유효하므로, 원고들은 이 사건 직무발명보상기준 제4조에 따라 각 직무발명보상금을 청구할 수도 있다.

다. 직무발명보상금 청구권의 발생시기에 대한 판단

1) 원고들은 구 특허법 제39조, 제40조 및 구 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금을 구하지 않고 있고, 이 사건 직무발명 보상기준 제17조에 따른 직무발명보상금만을 구하고 있으므로, 이 사건 직무발명 보상기준 제17조에 따른 처분보상 청구권이 언제 발생하였는지에 관하여 살펴본다.

2) 이 사건 직무발명 보상기준 제4조에 의하면, 피고는 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 때에는 발명자에게 본 기준에서 정하는 바에 따라 보상금을 지급하여야 한다고 규정하고 있다. 그리고 이 사건 직무발명 보상기준에는 출원보상(제13조), 등록보상(15조), 실적보상(제16조), 처분보상(제17조), 특별보상(제18조) 등에서 그 구체적인 지급시기와 금액을 정하고 있다.

한편, 구 특허법 제39조, 제40조 및 구 발명진흥법 제15조 모두 ‘종업원 등이 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계하게 할 때’에 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하고 있다. 이와 같은 구 특허법, 구 발명진흥법의 규정과 이 사건 직무발명 보상기준의 각 규정들을 종합하여 살펴보면, 이 사건 직무발명 보상기준에 따른 직무발명보상금 청구권은 이 사건 직무발명 보상기준 제4조에 따라 ‘피고가 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 때’에 발생하고, 제13조, 제15조, 제16조, 제17조, 제18조 등은 그 구체적인 지급시기와 지급금액에 대하여 정한 규정으로 봄이 상당하다.

3) 따라서 이 사건 회생개시절차 개시 이전 승계 발명들은 이 사건 회생절차 개시일 이전에 권리의 승계가 이루어졌으므로, 이에 대한 직무발명보상금 채권 또한 회생절차 개시일 이전에 발생하였다고 봄이 상당하다. 한편, 이 사건 제29 내지 32항 발명은 이 사건 회생절차 개시일 이후에 권리의 승계가 이루어졌으므로 이에 대한 직무발명보상금 채권은 회생절차 개시일 이후에 발생하였다고 할 것이다.

4. 법원의 판단 - 원고들의 직무발명보상금 청구권의 이 사건 회생절차에 의하여 실권되었는지 여부

가. 관계 법령 및 관련 법리

채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하 ‘채무자회생법’이라 한다)에 따르면, 관리인은 회생채권자 등의 신고에 앞서 회생채권자 등의 목록을 작성하여 법원에 제출하여야 하고(제147조), 목록에 기재된 회생채권 등은 법의 규정에 따라 신고된 것으로 보며(제151조), 목록 기재 여부와 관계없이 회생절차에 참가하고자 하는 회생채권자 등은 법원이 정한 신고기간 내에 법원에 자신의 회생채권 등을 신고하여야 하고(제148조), 회생계획인가결정이 있는 때에는 회생계획이나 이 법의 규정에 의하여 인정된 권리를 제외하고는 채무자는 모든 회생채권과 회생담보권에 관하여 그 책임을 면하게 된다(제251조). 따라서 회생계획인가 결정이 있으면 회생회사는 신고를 하지 아니한 회생채권, 회생담보권은 물론이고 신고를 한 것들에 관해서도 회생계획에서 정하거나 채무자회생법에 따라 인정된 권리를 제외하고 모두 면책된다. 그리고 채무자회생법 제251조에 정해진 면책이라 함은, 채무가 실체적으로 소멸하는 것이 아니라 책임만이 없어지고 채무 자체는 여전히 존속하는 일종의 자연채무로 되는 것으로서 회생회사에 대하여 이행 을 강제할 수 없는 것을 말한다(대법원 2001. 7. 24. 선고 2001다3122 판결 참조).

또한 채무자회생법에서 회생채권이라 함은 의사표시 등 채권 발생의 원인이 회생절차개시 전의 원인을 근거로 하여 생긴 재산상의 청구권을 의미하므로(제118조) 채권발생의 원인이 회생절차개시 전의 원인을 근거로 하는 한 그 내용이 구체적으로 확정되지 아니하였거나 변제기가 회생절차개시 후에 도래하더라도 회생채권으로 되는 데 영향이 없다(대법원 2000. 3. 10. 선고 99다55632 판결 참조).

다만, 회생절차개시 이후의 원인에 기하여 발생한 재산상의 청구권으로서 공익채권, 회생채권 또는 회생담보권이 아닌 청구권에 관하여는, 회생절차가 개시된 때부터 회생계획으로 정하여진 변제기간이 만료하는 때(회생계획인가의 결정 전에 회생절차가 종료된 경우에는 회생절차가 종료된 때, 그 기간만료 전에 회생계획에 기한 변제가 완료된 경우에는 변제가 완료된 때를 말한다)까지의 사이에는 변제를 하거나 변제를 받는 행위 그 밖에 이를 소멸시키는 행위(면제를 제외한다)를 할 수 없다(채무자회생법 제181조 제1항).

나. 구체적 검토

1) 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 회생개시절차 개시 이전 승계 발명들에 대한 직무발명보상금 채권은 회생절차 개시일 이전에 발생하였으므로(적어도 채권 발생의 원인이 회생절차 전의 원인에 기한 것으로 보인다), 모두 채무자회생법 제118조에서 정한 회생채권에 해당한다. 한편, 원고들이 이 사건 전체 직무발명들에 관한 직무발명보상금 청구권을 이 사건 회생절차에서 신고하지 아니한 사실을 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 회생개시절차 개시 이전 승계 발명들에 대한 직무발명보상금 채권은 이 사건 회생절차의 회생계획인가결정이 있는 때에 실권되었다. 따라서 피고는 위 직무발 명보상금채권에 관하여 채무자회생법 제251조에 따라 책임을 면하게 되고 원고들은 피고에게 그 이행을 강제할 수 없으므로, 원고들의 이 부분 청구는 권리보호의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다.

2) 반면, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 제29 내지 31항 발명들에 대한 직무발명보상금 채권은 회생절차 개시일 이후에 발생하였으므로, 채무자회생법 제181조 제1항에서 정한 개시후기타채권에 해당하므로 이 사건 회생절차에 의하여 실권되었다고 볼 수 없다.

5. 법원의 판단 - 직무발명 보상금액의 산정

가. 관련법리

발명진흥법 제15조 제1항[구 발명진흥법(2007. 4. 11. 법률 제8357호로 전부개정되기 전의 것) 제13조 포함]에 따르면 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가지고, 같은 조 제6항에 따르면 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 종업원 등이 정당한 보상을 받지 아니한 것으로 본다. 따라서 정당한 직무발명보상금은 ① 사용자가 얻은 이익, ② 발명에 대한 종업원들(발명자들)의 보상률, ③ 발명자들 사이에서 원고들의 기여율을 고려하여 산정하여야 한다. 다만, 원고들은 앞서 본 바와 같이 발명진흥법상 직무발명보상금을 구하고 있지 아니하고, 이 사건 직무발명 보상기준 제17조에 따른 직무발명보상금을 구하고 있으나, 위 기준에 따른 직무발명보상금은 이를 정당한 보상으로 볼 수 있는 한도에서는 당사자의 약정에 의한 것으로 유효하다고 할 것이므로 이를 산정함에 있어서도 위와 같은 요소들을 고려하여야 한다.

사용자가 얻은 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻은 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻은 이익이 있는 것으로 인정된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조). 한편, 사용자가 직무발명을 실시하지 않고, 제3자에게 실시허락만 하여 제3자로부터 실시료 수입을 얻는 경우 실시료 수입 자체가 직무발명에 의한 독점적 이익이 된다. 따라서 직무발명 실시로 인한 매출액과 독점권 기여율을 함께 고려하는 자기실시 경우와는 달리 실시료 수입 그 자체를 사용자 등이 얻을 이익으로 보아야 한다.

결국, 사용자가 타사에 직무발명을 실시허락하여 이익을 얻은 경우 직무발명 보상금은 (기술료 수입에 따라 사용자 등이 얻을 이익) × (발명자들의 공헌도) × (발명자들 사이에서 해당 원고의 기여율)에 의하여야 하고, 산정되어야 한다.

나. 산정기준

피고가 보유하고 있는 특허권으로 인하여 상당한 수익을 얻고 있는 사실을 인정할 수 있고, 별지1목록 제29 내지 32항 기재 각 직무발명도 이와 관련된 계약에 포함되어 있다고 봄이 상당한바, 피고가 이에 관한 자료를 전혀 제출하지 아니하는 이상 피고의 전체 기술료 수익과 피고의 보유 특허권 수의 비율을 중심으로 아래와 같은 계산식으로 직무발명보상금을 산정한다.

직무발명보상금 = ① 피고의 전체 기술료 수익 × ② 전체 기술 대비 해당 직무발명의 비율 × ③ 발명자들(종업원)의 공헌도 × ④ 발명자들 사이에서 해당 원고의 기여율

다. 보상금의 구체적 산정

1) 피고의 기술료 수익, 총 특허권 수, 원고들의 이 사건 회생절차에 의하여 실권되지 않은 직무발명의 수 등을 종합하여 보면, 연도별 ① 피고의 기술료 수익, ② 총 특허권 수, ③ 이 사건 회생절차에 의해 실권되지 않은 직무발명 수는 아래 표 해당란 각 기재와 같다. 다만, 총 특허권의 수와 관련하여 분할출원의 경우 원출원과 분할출원 사이에 실질적인 차이가 존재한다고 볼 수 없으므로 분할출원의 경우 별개로 산정하지 않는다. 또한 이 사건 회생절차에 의해 실권되지 않은 직무발명 수와 관련하여 이 사건 제31항 발명은 이 사건 제29항 발명의 분할출원된 것에 해당하므로 위와 마찬가지의 이유로 별개로 산정하지 않는다.

2) 발명자들(종업원)의 공헌도

살피건대, 원고 A, B은 피고의 축적된 기술과 지원을 바탕으로 위 특허발명을 완성한 것으로 보이는바, 이 사건 직무발명 보상기준 제17조에 의하더라도 실시료 수입금의 5% 이내에 해당하는 금액을 처분보상금으로 보고 있는 점 등을 고려하여 발명자들의 공헌도는 특별한 사정이 없을 때 통상적으로 인정되는 정도 범위 내인 5%로 봄이 상당하다.

3) 발명자들 사이에서 해당 원고의 기여율

원고들은 이 사건 제29 내지 31항 발명을 직무발명으로 신고하면서 공동발명인 경우 공동발명인들 사이의 기여율을 기재하였고, 피고는 이를 포함하여 결재 후 위 신고를 수리한 것으로 보인다. 따라서 공동 발명자들 중 원고들의 기여율은 신고시 기재된 기여율로 봄이 상당하다(피고도 이에 대해 명시적으로 다투고 있지 아니하다).

4) 원고들의 구체적인 직무발명보상금의 산정

피고가 원고 A, B에게 지급하여야 하는 직무발명보상금을 그 구하는 기간 범위 내에서 계산하면, 아래 표에서 자세히 보는 바와 같이 원고 A에 대한 직무발명보상금은 2,841,622원이고, 원고 B에 대한 직무발명보상금은 24,313,097원이다.

라. 소결

원고 A의 주위적 청구 중 이 사건 제2, 4 내지 6, 8 내지 11, 18항 발명에 관한 부분, 원고 B의 주위적 청구 중 제1, 3, 5, 7, 12 내지 17, 19 내지 22, 24, 25, 28, 33, 34항 발명에 관한 부분은 이 사건 회생절차에 의하여 실권되어 소의 이익이 없어 부적법하고, 피고는 원고 A에게 이 사건 제30, 32항 발명에 대한 직무발명보상금 2,841,622원, 원고 B에게 이 사건 제29, 30, 32항 발명에 대한 직무발명보상금 24,313,097원 및 위 각 금원에 대하여 제1심 법원 소장 부본 송달일 다음날인 2016. 5. 31.부터 피고가 이 사건 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2019. 2. 14.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

6. 법원의 판단 - 직무발명 보상금 채권에 대한 확인의 소의 적법 여부

가. 원고들의 주장

이 사건 직무발명 보상금 채권이 회생절차에서 신고되어야 할 회생채권에 해당한다고 하더라도, 원고들은 피고가 회생절차 개시 후 제3자와 실시허여 계약 등을 체결하여 수익을 얻을 것이라고 기대할 수 어려웠으므로, 회생절차에 참가할 것을 기대할 수 없는 사정이 있었다. 따라서 채무자회생법 제152조 제1항을 유추적용하여 원고들은 회생절차개시 전에 사용자에게 승계된 직무발명들에 관한 직무발명보상금 채권의 신고를 추후 보완하는 것이 허용되어야 한다. 그렇다면 이와 같이 회생채권신고를 보완하기 위하여 회생채권인 원고들의 직무발명보상금 청구권의 확인을 구할 소의 이익이 존재한다.

나. 구체적 판단

1) 채무자회생법에 의하면, 회생계획인가의 결정이 있는 때에는 회생채권자․회생담보권자․주주․지분권자의 권리는 회생계획에 따라 변경되고(제252조 제1항), 회생계획이나 채무자회생법에 의하여 인정된 권리를 제외하고는 채무자는 모든 회생채권과 회생담보권에 관하여 그 책임을 면하게 되는 것은 앞서 본 바와 같다(제251조). 또한, 채무자회생법상 이와 같은 권리변경의 효력 자체에 대해서 불복하기 위해서는 인가결정에 대하여 즉시항고를 제기하여야 하고(제247조 제1항), 기시인된 회생채권 이상의 권리를 인정받고자 한다면 회생채권 조사확정재판을 신청하여야 하며(제170조 제2항), 당해 회생채권의 이행이나 확정을 구하는 별도 소송을 제기하는 것은 부적법하다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2011다10310 판결 등 참조).

회생채권 조사확정재판의 신청은 권리조사기간의 말일 또는 특별조사기일로부터 1월 이내에 하여야 하고(제170조 제2항), 채권조사확정재판에 불복하는 자는 그 결정서의 송달을 받은 날부터 1월 이내에 이의의 소를 제기할 수 있으며(제171조 제1항), 채권조사확정재판에 대한 이의의 소가 위 제171조 제1항의 규정에 의한 기간 안에 제기되지 아니하거나 각하된 때에는 그 재판은 회생채권자, 회생담보권자, 주주, 지분권자 전원에 대하여 확정판결과 동일한 효력이 있다(제176조 제2항).

2) 살피건대 원고들의 주장에 의하더라도 원고들의 직무발명 보상금 채권이 회생채권임을 확인을 구하고 있는 것인데, 앞서 본 법리에서 본 바와 같이 이는 회생채권 조사확정재판 등 회생절차를 통하여야 하고, 회생채권이라는 확인을 구하는 별도의 소를 제기하는 것은 소의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다.

정회목 변호사