[상표침해 손해배상 분쟁] 원고의 록상표와 유사한 표장을 지정상품과 유사한 상품에 표시하여 판매하였고 피고가 원고와 동종 영업을 하고 있어 피고에게 손해배상책임을 인정한 특허법원의 판결

특허법원 2018. 10. 5. 선고 2018나1244 판결

1. 사실관계

가. 원고 및 피고의 지위

1) 원고는 2001. 10. 29. 설립된 회사로서 통신제품 생산 및 판매업 등을 목적으로 하는 법인이다. 원고는 2014. 4. 7. 그 상호를 ‘주식회사 서진정보통신’에서 현재와 같은 ‘맥슨전자 주식회사’로 변경하였다.

2) 피고는 1993. 3. 11. 설립된 회사로 통신기기 및 관련기기와 그 부품의 개발, 제작, 판매 및 서비스업 등을 목적으로 하는 법인이다. 피고는 1997. 12. 15. 그 상호를 ‘청호바이오.시스템 주식회사’에서 ‘청호정보통신 주식회사’로 변경하였고, 2005. 3. 29. 현재의 상호인 ‘맥슨씨아이씨 주식회사’로 변경하였다.

나. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1982. 12. 10./ 1983. 10. 25./ 제95986호

2) 구 성: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제07류 “전기세탁기”, 제09류 “전화기, 자동전신기, 음성주파전송기계기구, TV수신기, 휴대용통신기계기구, 레이더기계기구, 원격측정제어기계기구, 증폭기, 테이프레코오더, 카스테레오, 건전지, 오실로그래프, 동력케이블, TV게임세트, 전자계산기, 트랜지스터”, 제11류 “전기냉장고, 백열전구, 형광등”, 제17류 “전기절연용고무제품, 절연테이프”

다. 소외 회사와 이 사건 등록상표권의 이전

1) 맥슨텔레콤 주식회사는 1974. 5. 21. 통신기계 기구와 동 부속품의 제조가공 및 판매업 등을 목적으로 하여 설립된 회사로서 2008. 4. 22. 그 상호를 ‘맥슨전자 주식회

사’로 변경하였다(이하 ‘소외 회사’라 한다).

2) 소외 회사는 1982. 12. 10. 이 사건 등록상표를 출원하여 위와 같이 그 등록을 마쳤다.

3) 소외 회사는 2012. 7. 20. 파산선고를 받았고, 소외 회사의 유무선전화기(CID 900㎒) 국내 총판대리점이었던 원고는 2013. 10. 15. 소외 회사의 파산관재인이 실시한 환가절차에서 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 매수하여 2013. 10. 15. 이전등록을 마쳤다.

라. 소외 회사와 피고 간의 자산양수도계약

소외 회사는 2004. 12. 20. 피고와 사이에, 피고에게 아래와 같이 TWR 사업부문의 영업권과 이 사건 등록상표의 사용권을 양도하는 자산양수도계약(이하 ‘자산양수도계약’)을 체결하였다.

마. 피고의 사용 표장

피고는 2013. 10. 16.부터 2016. 9. 23.까지 별지2 기재 무전기(이하 ‘피고 실시제품’이라 한다)에 별지1 기재 표장(이하 ‘이 사건 피고 표장’이라 한다)을 표시하여 판매하였다.

2. 법원의 판단

가. 손해배상 책임의 발생 여부

1)  2013. 10. 16.부터 2016. 9. 23.까지 피고 실시제품에 이 사건 피고 표장을 표시하여 판매하였다.

이 이 사건 등록상표인 ‘ ’과 이 사건 피고 표장인 ‘', ‘’, ‘’은 한글 유무 및 글자의 색상에만 차이가 있을 뿐 ‘maxon’ 부분의 외관, 호칭이 동일․유사하여 전체적으로 동일 내지 유사하다. 또한, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 “전화기, 음성주파전송기계기구, 휴대용통신기계기구”는 격지자 간에 전파를 이용하여 음성에 의한 정보를 주고받는 데 쓰이는 도구로서 피고 실시제품인 “쌍방향 무전기”와 그 기능 및 용도가 동일․유사하고, 위 지정상품과 피고 실시 제품 모두 통신기기 제조업체에서 생산, 판매하므로 생산자가 일치하며, 수요자 또한 격지자 간의 교신을 필요하는 사람들로서 중복되므로, 양 상품은 거래 통념상 동일․유사한 상표를 사용할 경우 그 출처의 오인․혼동을 일으킬 우려가 있는 동일 내지 유사한 상품이다.

따라서 피고가 피고 실시제품에 이 사건 피고 표장을 표시한 행위는 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록상표권에 대한 침해행위에 해당한다.

2) 나아가 위 인정 사실 및 갑 제1~3호증, 갑 제5, 7, 9, 18~20호증, 을 제2, 8호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 의하면, 피고는 이 사건 등록상표와 동일 내지 유사한 이 사건 피고 표장을 사용하여 원고와 동종의 영업인 ’통신기기 생산․판매업‘을 영위하였다고 판단된다.

① 원고는 통신제품 생산 및 판매업을 목적으로 하는 법인이고, 피고는 통신기기 및 관련기기와 그 부품의 개발, 제작, 판매 및 서비스업을 목적으로 하는 법인으로서, 원고와 피고 모두 통신기기 생산․판매업을 목적으로 하는 법인이다.

② 소외 회사와 피고 사이의 이 사건 자산양수도계약 체결 당시 원고는 소외 회사의 유무선전화기(CID 900㎒) 국내 총판대리점으로서 그 당시부터 현재까지 이 사건 등록상표를 유무선전화기에 부착하여 판매하고 있다.

③ 피고는 2013. 10. 16.부터 2016. 9. 23.까지 피고 실시제품인 “쌍방향 무전기”에 이 사건 피고 표장을 표시하여 판매하였다.

④ 이 사건 등록상표는 상품류 구분 제09류 “전화기, 음성주파전송기계기구, 휴대용통신기계기구” 등을 지정상품으로 하고 있다.

⑤ 이 사건 자산양수도계약에 따르면, ‘TWR 사업부문‘에는 유무선 전화기와 무전기 사업부문이 함께 포함되어 있다[이 사건 자산양수도계약서 제2조 제1항 1)호 및 별첨 1, 2].

⑥ 원고가 판매하는 유무선전화기, 이 사건 등록상표의 지정상품인 “전화기, 음성주파전송기계기구, 휴대용통신기계기구”와 피고 실시제품인 “쌍방향 무전기”는 모두 격지자 간에 전파를 이용하여 음성에 의한 정보를 주고받는 데 쓰이는 도구로서 그 능 및 용도가 유사하고, 위 각 상품 및 제품 모두 통신기기 제조업체에서 생산, 판매하므로 생산자가 일치하며, 그 수요자 또한 격지자 간의 교신을 필요로 하는 사람들로서 중복되므로, 위 각 상품 및 제품은 거래 통념상 동일․유사한 상표를 사용할 경우 그 출처의 오인․혼동을 일으킬 우려가 있는 동일 내지 유사한 상품이다.

3) 그렇다면, 피고는 2013. 10. 16.부터 2016. 9. 23.까지 이 사건 등록상표와 동일․유사한 이 사건 피고 표장을 피고 실시제품에 표시함으로써 이 사건 등록상표권을 침해하였고, 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되며, 그 침해행위로 인하여 원고가 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다. 따라서 피고의 위 침해행위는 이 사건 등록상표권자인 원고에 대한 불법행위를 구성하므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한 위 상표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

나. 손해배상의 범위

가) 위 인정 사실, 갑 제17~21호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 국세청 과세정보를 기초로 산정한 피고의 무전기 관련 제품의 총 매출액은 215,342,500원이며, 그중 대부분이 무전기 제품의 매출액으로 예상되는 점, 무전기 제품의 제조, 판매업과 유사한 유선 통신장비 제조업의 경우 단순경비율이 89%인 점, 피고의 상표권 침해의 경위 및 그 기간, 관련 소송의 경과 등 제반 정을 종합하면, 피고가 원고에게 배상하여야 할 손해액은 23,000,000원으로 봄이 타당하다.

나) 피고는 2013. 6.경부터 피고 실시제품을 생산․판매하지 않았으며 갑 제18호증의 기재에 따르더라도 무전기 제품만의 매출액을 확인하기는 어려움에도 불구하고, 위 갑 제18호증에 근거하여 피고 실시제품의 총 매출액을 215,342,500원으로 인정하고 이를 전제로 손해배상액을 산정할 수는 없다고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 피고는 2013. 10. 16.부터 2016. 9. 23.까지 약 215,342,500원의 무전기 제품 관련 매출세금계산서를 발행하였고, 이에 따르면 비록 피고가 2013. 7.경 무전기 제품의 생산을 중단하였다고 하더라도 2013. 10. 16.부터 2016. 9. 23.까지 재고품의 판매가 계속되었음을 알 수 있다. 한편 위 과세정보에 ‘GOLF외’, ‘SP-7400외’ 등으로 표현된 항목들이 있기는 하나, 갑 제7~9호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 무전기 및 홈 시큐리티 시스템 등을 판매하고 있는데 주로 무전기 제품의 판매를 주력으로 하고 있는 사실, 네이버쇼핑 등 인터넷 페이지에 ‘맥슨씨아이씨’를 검색했을 때 무전기 및 무전기 관련 제품만이 검색되는 사실을 인정할 수 있는데, 이러한 사실관계를 고려하면 위 과세정보에 따른 매출액은 대부분 무전기 제품의 매출액으로 봄이 타당하다. 따라서 이와 다른 전제에 선 피고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

정회목 변호사