[특허침해 분쟁] CMU가 Marvell의 침해를 인지하고 소송을 제기하게 된 과정을 통해서 살펴본 우리 대학교, 교수, 대학원생을 위한 특허침해 대응 방안

미국 CMU(Carnegie Mellon Univ.)와 Marvell 간의 특허침해소송이 2009. 3.에 제기되어 2014. 5. 7. 1심 판결로 $1.535 billion(약1조7천억원)의 손해배상을 결정하였고, Marvell의 항소로 2심 법원인 CAFC가 2015. 8. 4. 미국 수입분에 대해서만 우선 $278 miilon(약 3천억원)의 손해액을 인정하고 해외판매분에 대해서는 파기환송하였습니다. 파기환송된 1심 과정에서 CMU와 Marvell은 $750 millon(약 9천억원)의 손해배상을 할 것으로 합의하여 소송이 종결되었습니다. 이러한 소송이 발생하게 된 경위를 아래에서 시간 순서로 정리하였습니다. 우리나라의 대학교의 산학협력단, 교수, 대학원생들이 대학교 연구진이 출원한 특허발명에 대하여 정당한 대가로 라이선스를 설정해 주거나 침해에 법적 대응을 하기 위하여 참고하기에 좋을 것입니다.

1. CMU의 연구 및 특허출원과 특허 라이선싱을 위한 노력

CMU의 Moura 교수와 박사과정 학생인 Kavcic는 1995년부터 1998년까지 자기 기록 장치에서 고밀도와 미디어 노이즈 문제를 해결하는 방법을 연구개발하였습니다. CMU는 1997. 5.경에 위 방법을 가출원(provisional patent application)하였고 최종 출원은 1998. 4. 3. 제출되었습니다. CMU의 '839 특허는 2001. 3. 13. 등록되었습니다.

Moura와 Kavcic는 2001. 4. 13.경 '839 특허에 관심을 가질 후보 회사의 목록을 정리하였는데 목록에는 Marvell의 부사장인 Nersi Nazari가 포함되어 있었습니다. 하드디스크 회사가 아닌 칩제조사가 타겟이고 Integrated Circuits, Marvel, TI, Lucent, Infineon, EMC, 기타 칩 메이커 등이 대상이 되었습니다. 그러나 당시에는 실제로는 IBM, Seagate의 하드디스크 제조사에게만 '839 특허를 채용하도록 요청하면서 '839 특허의 기술은 기존의 국부 최적화와는 달리 전역 최적화의 기법을 제공한다고 이점을 설명하는 제안을 발송하였습니다.

2. Marvell의 Kavcic의 기법을 채택한 기술개발과 채널칩의 생산

2001. 3. 16.경 마벨의 개발자인 Burd가 Kavcic 모델을 시뮬레이터 개발에 차용하였고, 2001. 3. 23.경에는 시뮬레이터가 동작하고 있고 디버깅 중이었습니다.

마벨의 Burd는 2001. 12. 28.경 Kavcic 모델을 기반으로 미디어 잡음 검출기를 개발하였고, 2002. 1. 3.경 Nersi Nazari와 Toai Doan에게 kavcicPP.pdf 파일을 이메일로 발송하였습니다. 첨부 문서에는 kavcic 검출기 구조는 특허를 받았고 Kavcic 검출기 또한 특허를 받았다는 설명이 있었습니다.

마벨은 2002. 1. 3.경 미디어 잡음 프로세서에 대한 특허를 가출원하였습니다. 가출원에는 Kavcic의 방법이 참고되었고, Kavcic 검출기가 미디어 잡음이 존재하는 환경에서 전통적인 비터비 검출기보다 상당히 우수한 성능을 보인다고 설명하였습니다. 다만 구현의 복잡도로 매력적이지는 않다고 비판하였습니다.

CMU의 '180 특허가 2002. 8. 20. 등록되었습니다.

마벨은 2002. 8. 30. KavcicPP 방법을 채용한 첫 샘플칩을 도시바에 제공하였고, 2002. 10. 7.에는 후지츠, 2002. 10. 8.에는 웨스턴디지털에게 제공하였습니다. 마벨은 KavcicPP 기법을 후에 MNP 또는 NLD 기법으로 명명되었습니다. NMP 기법을 채택한 샘플칩이 2003. 2. 12.에는 시게이트에 제공되었습니다.

3. 마벨의 침해 가능성을 알게 된 과정과 CMU의 대응 논의

2003. 8. 5. Kavcic는 산업계에서 신버전 칩을 개발하고 있다는 소식 듣고 아래와 같이 Moura에게 전달하였습니다.

Today I got two more independent confirmations about what the industry is building in their next generation chips. Direct quotes:

a) “They are now building chips to tackle media noise”

b) “Alek, the chip vendors are building chips EXACTLY as you said in your autoregressive noise paper”

I cannot tell you who told me because these people asked to remain anonymous. The companies who are building the chips are:

1) Hitachi (they may have inherited IBM’s patents and license agreements, and IBM supported DSSC throughout)

2) Agere (they were previously Lucent, and I am not sure if they supported DSSC)

3) Marvell (they definitely did not support DSSC)

4) ST Microelectronics (I am not sure if they are actually building signal dependent detectors, but we may have to check. However ST Microelectronics does not have a large market share anyhow)

Kavcic는 국제자기학회(IEEE International Magnetics Conference)에서 만난 엔지니어들로부터 알게 된 사실을 위와 같이 CMU에 전달한 것입니다.

CMU의 고위 관계자들은 이에 대하여 다음과 같이 채널칩 회사들에게 특허를 알려서 라이선스를 유도하는 전략을 세웠습니다. 또한 채널칩 회사들이 CMU 특허의 존재를 명시적으로 알게 함으로써 고의 침해의 위험성을 인지시키는 전략이었습니다.

What you might want to do is send the patent to relevant people in each of the channel vendors making them aware of the patent and indicating that, if they are building channel chips that incorporate algorithms for signal dependent noise, they may be violating that patent, and if they are not, they may want to consider designing a chip based upon that patent. In either case, they may be interested in obtaining a license to that patent. If they are using something claimed by the patent, this may cause them to take a license, because, as I understand the law, they are liable for considerable higher damages if they knowingly use your patent after you have notified them of it.

위와 같이 하는 이유는 채널칩을 분리하여 분석하더라도 어떠한 알고리듬이 사용되고 있는지 알아내는 것은 거의 불가능하다고 보았기 때문입니다.

위 전략의 실행으로 CMU는 2003. 8.경에 수개의 회사에 14개의 제안서를 보냈습니다. Marvell에는 특히 Pantas Sutardja 부회장, Matthew Gloss 법률고문에게 보냈고, Toshiba, Western Digital, Fujitsu, Samsung, Hitachi, Maxtor, Agere, Infineon 등에도 '180과 '839 특허의 설명과 함께 라이선싱에 관심이 있는지 여부를 문의하였습니다.

4. 특허침해소송 제기에 주저한 CMU를 설득하여 소송을 제기

Moura와 Kavcic는 Marvell의 전직 직원으로부터 회사의 검출기 소스코드에 kavcic.c 파일이 존재한다는 사실을 듣게 되었고 2004. 7.경에는 CMU가 Marvell에 소송을 제기할 것을 주장하였습니다. 그리고 2005. 8.경에는 Marvell의 '585 특허가 등록되었는데, 이에는 CMU의 '180과 '839 특허와 Kavcic와 Moura의 논문이 선행기술로 기재되어 있었습니다. 그러나 당시에는 Marvell이 '585 특허를 자신의 읽기 채널칩에 사용한다는 증거는 없었습니다.

Kavcic와 Moura는 CMU가 소송에 적극적으로 대응하지 않자 Cerebellum Capital이라는 헤지펀드 운용 및 자문사를 찾아서 대책을 의논하였습니다. 자문사의 Astro Teller는 CMU의 TLO(Technology Transfer Office)에 연락하여 현재 CMU가 법적 조치에 적극적이지 않으니 발명자가 직접 특허침해 소송을 제기할 수 있도록 CMU가 위 특허들을 발명자에게 반환하여 줄 것을 요청하였습니다.

이러한 발명자들의 적극적인 요청과 행보로 인하여 CMU가 마침내 잠재적 침해자들을 상대로 특허침해소송을 제기하기로 결정하게 되었습니다. 그래서 Kavcic는 2008. 11. 14.에 특허소송 대리인을 만나서 2009. 3. 6. 소송을 진행하게 되었습니다.

CMU가 이렇게 주저한 것은 소송비용때문일 것으로 보입니다. 당시 위 특허소송 대리인이 소송개시 전에 검토에 필요한 비용으로만 350,000달러(업무시간으로 711.6시간), 원화로는 약 4억원을 요구하였던 것입니다.

5. 시사점

먼저 CMU에서는 대학교와 대학의 발명자들이 자신들의 특허 발명으로 부가가치를 생산하기 위하여 라이선스가 가능한 회사들의 목록을 만들고 실제로 특허발명을 설명하고 라이선스를 제안하는 노력을 하였습니다.

그리고 업계나 학회를 통하여 친분이 있는 엔지니어 등을 통하여 위 후보 회사들의 동향을 체크하고 실제로 자신들의 특허발명이 이용되고 있는 여부에 대한 소식을 확인하였습니다.

특히 주목할 것은 대학교의 관계자들이 침해 가능성이 있는 후보 회사들에게 정식으로 특허발명을 소개하고 라이선스를 유도하는 제안서를 발송한 점입니다. 이는 해당 회사가 해당 기술을 모르고 있었다면 그 우수성을 이해시켜 라이선스를 유도하고, 해당 기술을 알면서 비밀리에 침해를 계획하고 있었다면 침해소송과 손해배상을 우려하게 하여 라이선스를 유도한 것입니다. 또한 이를 무시하고 침해하려는 회사에 대해서는 고의 침해의 증거로 사용될 자료가 된다는 것입니다.

마지막으로 대학교가 비용 등의 부담으로 소제기에 미온적으로 대응하자 발명자들은 헤지펀드 회사까지 찾아가 해당 특허를 다시 발명자들에 반환할 것을 요구하여 대학교가 적극적인 침해 대응에 나서도록 유도하였습니다.

아시다시피 우리나라와 미국의 사정은 다르지만 기본적인 내용은 참고할만한 대응 방안과 절차라고 보입니다.

정회목 변호사