[상표분쟁 무효] 등록서비스표 'GILBERT'S BURGER&FRIES 길버트 버거 앤 프라이즈' 는 선등록서비스표 'cafe and tea ANNIE & GILLBERT' 와 유사하지 아니하고 사회적 타당성이 결여되거나 신의칙에 위반되는 등의 무효사유가 없다고 본 특허법원의 판결

특허법원 2018. 11. 9. 선고 2018허5464 판결

1. 사실관계

가. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/출원일/등록일: 제361735호/2015. 10. 8./2016. 6. 7.

2) 구 성: 

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 키즈카페업, 간이식당업, 간이음식점업, 레스토랑 예약업, 레스토랑업, 샐러드바업, 서양음식점업, 식당체인업, 이동식레스토랑업, 패스트푸드식당업, 스낵바업, 식당 및 음식물 조달 서비스업, 음식조달서비스업, 음식조리대행업, 일반유흥주점업, 항공기기내식제공업, 음식준비조달업, 음식준비업, 실외음식준비조달업, 도시락전문 식당체인업

4) 권리자: 원고

나. 선등록서비스표

1) 등록번호/출원일/등록일: 서비스표등록 제203770호/2009. 8. 4./2010. 11. 23.

2) 구 성: 

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 레스토랑업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반음식점업, 제과점업, 주점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식 당업, 항공기기내식제공업, 휴게실업, 회의실임대업, 회의실제공업

4) 권리자: 피고

2. 법원의 판단

가. 유사여부에 대한 무효 판단 - 구 상표법 제7조 제1항 제7호

가) 이 사건 등록서비스표 중 ‘BURGER & FRIES’ 및 ‘버거 앤 프라이즈’ 부분은 지정서비스업인 레스토랑업, 간이음식점업, 서양음식점업과 관련하여 지정서비스업의 제공내용을 지칭하는 기술적 표장이어서 그 식별력이 미약하다. 반면에, ‘GILLBERT’S’부분에서 소유격을 나타내는 부호 ‘❜‘를 제외한 서양 남성의 이름인 ‘GILLBERT’ 부분 또는 ‘길버트’ 부분은 지정서비스업과의 관계를 고려할 때 다른 구성 부분보다 상대적으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로서 식별력이 크며 전체 서비스표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라 할 수 있어 요부라 할 수 있다.

나) 선등록서비스표는 문자 부분인 “”와 도형 부분인 “”로 구성되어 있다. 문자 부분 중 ‘Coffee and Tea’ 부분은 지정서비스업인 카페업 등과 관련하여 지정서비스업의 제공내용을 지칭하는 기술적 표장이고, 도형 부분 또한 커피나 차를 마시는 여성을 나타내는 그림이므로 지정서비스업의 내용을 고려할 때 그 식별력이 미약하다. 반면에 나머지 문자 부분인 ‘ANNIE & GILLBERT’는 서양 여성 이름인 ‘ANNIE’ 부분과 서양 남성 이름인 ‘GILLBERT’ 부분이 ‘&’ 기호로 대등하게 연결되어 있는 구성으로서, 모두 지정서비스업과의 관계를 고려할 때 식별력이 있다고 볼 수 있다.

그러나 그렇다고 해서 ‘ANNIE’ 부분과 ‘GILLBERT’ 부분이 각각 그 자체로 주지․저명하거나 거래실정상 지정서비스업과 관련하여 독자적인 위치를 차지할 만큼 식별력을 확보하였다고 보기는 어려울 뿐만 아니라, 선등록서비스표를 ‘애니’로만 약칭하거나 ‘길버트’로만 약칭하였다고 볼 만한 자료도 보이지 않는다. 선등록서비스표에서 ‘GILLBERT’ 부분의 비중이 나머지 ‘ANNIE’ 부분의 비중보다 높다고 볼 수 없고, 선등록서비스표가 ‘GILLBERT’ 부분만으로 호칭․관념된다고 보는 것도 자연스럽지 않다.

오히려 ‘ANNIE & GILLBERT’ 부분은 6음절인 ‘애니 앤 길버트’로 호칭되어 전체로 발음하고 인식되기에 크게 무리가 없어 보인다.

이러한 점을 종합하여 볼 때, 선등록서비스표 중 ‘ANNIE’ 부분이나 ‘GILLBERT’ 부분만이 독립하여 서비스업의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수는 없고, ‘ANNIE & GILLBERT’ 부분으로써 이 사건 등록서비스표의 요부인 ‘GILLBERT’ 부분과 대비하여 그 유사 여부를 판단함이 타당하다.

다) (1) 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표의 외관을 대비하면, 이 사건 등록 서비스표의 요부인 ‘GILLBERT’ 부분과 ‘길버트’ 부분은 각각 단일 문자로 이루어진 것 임에 비하여, 선등록상표의 요부인 ‘ANNIE & GILLBERT’ 부분은 둘 이상의 문자의 조합으로 이루어진 것으로서 뚜렷한 차이가 있을 뿐만 아니라 그 밖의 부분을 포함하여 전체적으로 대비하여 보더라도 도형의 유무, 배경색의 유무, 글자체, 글자의 색상 및 문자 부분에 있어서 차이가 있어 양 표장의 외관은 유사하다고 볼 수 없다.

(2) 이 사건 등록서비스표는 그 요부에 의해 ‘길버트’로 호칭된다. 반면 선등록 서비스표는 그 요부에 의해 ‘애니 앤 길버트’로 호칭된다. 따라서 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표의 호칭 또한 유사하다고 볼 수 없다.

(3) 이 사건 등록서비스표는 그 요부에 의하여 서양 남성의 이름인 ‘길버트’로 관념된다(나머지 부분을 고려하더라도 ‘길버트의 버거와 프라이’로 관념될 뿐이다). 반면 선등록서비스표는 서양 여성과 남성의 이름인 ‘애니와 길버트’로 관념될 것이나, 몽고메리의 소설 ‘빨간머리 앤’의 여자주인공 ‘앤’과 그 남자친구 ‘길버트’로 관념될 수 도 있다. 어떠한 경우에든 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표의 관념 역시 유사하다고 볼 수 없다.

라) 그렇다면 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표는 그 표장이 유사하다고 할 수 없으므로, 지정서비스업의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않아 그 등록이 무효라 할 수 없다.

나. 피고와 원고가 동업관계에서 사용하던 표장을 원고가 단독으로 출원하여 등록하여 무효 여부 - 구 상표법 제7조 제1항 제18호

1) 관련 법리

동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표’는 상표등록을 받을 수 없고(구 상표법 제7조 제1항 제18호), 이는 서비스표의 경우에도 마찬가지이다(구 상표법 제2조 제3항). 구 상표법 제7조 제1항 제18호는 상표법이 2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정될 당시 신설된 규정으로, 그 취지는 국내에서 상표사용을 준비 중임을 알고 있는 자가 정당한 권원 없이 같은 상표를 먼저 출원한 경우와 같이 상표등록출원과정에서 신의칙에 반하는 상표출원에 대하여 상표등록이 이루어지는 것을 방지하고자 함에 있다.

2) 판단

[‘길벗버거’ 메뉴판]

[‘길버트 버거 앤 프라이즈 가로수길점’ 메뉴판]

[피고의 남편인 E은 2018. 4. 30. 원고와 다음과 같이 임의조정 성립]

1. 피고는 원고에게 170,000,000원을 지급하되, 이를 분할하여 2018. 6. 30.까지는 50,000,000원을, 2018. 7. 31.부터 2019. 6. 30.까지는 매월 말일에 10,000,000원씩 각 지급한다. 만일 피고가 위 분할금의 지급을 1회라도 지체할 경우 분할 및 기한의 이익을 상실하고, 미지급 금원에 대하여 기한이익 상실 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 지연손해금을 가산하여 지급한다.

2. 가. 원고는 나머지 청구를 포기한다.

나. 원고와 피고는, 원, 피고 사이의 2014. 6. 개업 길버트버거앤프라이즈 가로수길점[사업장소재지: 서울 강남구 C(신사동, 지하1층)]에 대한 동업계약이 2018. 4. 30. 해지되었고, 위 조정조항 이외에는 위 계약에 기한 채권채무가 더 이상 없음을 확인한다.

원고가 정당한 권원 없이 동업관계에서 피고가 사용하거나 사용을 준비 중인 서비스표임을 알면서 그 서비스표와 동일․유사한 이 사건 등록서비스표를 출원한 것이라 하기 어렵고, 달리 이 사건 등록서비스표가 그 출원과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여되거나 신의칙에 위반하여 출원되었음을 인정할 만한 증거가 없다.

① ㉮ 원고는 피고와 ‘길버트 버거 앤 프라이즈 가로수길점’을 함께 개업하기 전인 2012. 5. 4. 이미 서비스표를 출원하여 등록받은 점, ㉯ 원고의 위 등록서비스표는 이 사건 등록서비스표와 동일․유사한 점, ㉰ ‘길버트 버거 앤 프라이즈 가로수길점’은 원고가 운영하던 ‘길벗버거’와 상호, 메뉴, 서비스표 등을 동일․유사하게 사용한 점, ㉱ 피고 역시 이러한 사실을 알고 있었던 것으로 보이는 점, ㉲ 원고와 피고 사이에 동업계약 당시 원고가 가지고 있던 기존의 서비스표권이나 이 사건 등록서비스표에 대한 권리관계의 귀속 및 사용권 설정 등에 대하여 별다른 약정을 하지 않은 것으로 보이는 점, ㉳ 언론기사 등에서 ‘길버트 버거 앤 프라이즈 가로수길점’을 원고가 운영하던 ‘길벗버거’의 체인점으로 소개한 점, ㉴ 원고가 피고를 상대로 적극적으로 이 사건 등록서비스표의 서비스표권을 지키기 위한 법적 절차에 나선 반면, 피고는 소극적으로 대응해 온 점 등을 고려할 때, 이 사건 등록서비스표에 대한 권리는 처음부터 원고에게 있었다고 봄이 타당하다.

② 더욱이 민법상 조합관계가 있다고 하려면 서로 출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정하여야 하는데(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005다5140 판결 등 참조), 앞서 든 제반 사정에다가 ㉮ 원고가 2014. 10.경 종전부터 경영해 오던 ‘길벗버거’의 상호를 ‘길버트 버거 앤 프라이즈 서초’로 변경하였던 점, ㉯ 원고는 성남점 외에도 단독으로 이태원점 및 타임월드점을 개업하였던 점, ㉰ 피고가 이러한 사실을 알고 있었음에도 어떠한 이의나 문제 제기를 하지 않았을 뿐만 아니라, 2018. 4. 30. ‘원고와 피고는, 원,피고 사이의 2014. 6. 개업 길버트 버거 앤 프라이즈 가로수길점[사업장소재지: 서울 강남구 C (신사동, 지하 1층)]에 대한 동업계약이 2018. 4. 30. 해지되었고, 위 조정조항 이외에는 위 계약에 기한 채권채무가 더 이상 없음을 확인한다.’라는 내용의 조정이 성립된 점을 덧붙여 고려하면, 원고와 피고 사이에 ‘길버트 버거 앤 프라이즈 가로수길점’을 공동 경영하려는 약정이 있었다고 보일 뿐, 처음부터 ‘길버트 버거 앤 프라이즈’ 전체 사업을 공동 경영하려는 약정이 있었다고는 보이지 않는다.

다) 따라서 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 않아 그 등록이 무효라 할 수 없다.

정회목 변호사