특허법원 2017. 11.
10. 선고 2017나1001 판결
1. 사실관계
(1)
원고는 발명의 명칭이 ‘마찰이동 용접방법 및 마찰이동 용접용 프로브’인 별지 기재 특허발명(이하 청구항 1을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 칭하며, 각 청구항 중 방법의 발명인 청구항 1 내지 6을 통칭하여 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)의 특허권자이다.
(2)
이 사건 특허발명은 접합할 부재들의 결합선 위에서 프로브(probe)에 강한 압력을 가하면서 회전ㆍ이동하게 함으로써 그에 따라 발생하는 마찰열에 의하여 프로브 주변의 부재를 가소화시킨 후 이를 경화시켜 부재를 접합하는 이른바 마찰이동용접 또는 마찰교반용접(Friction Stir
Welding, FSW, 이하 ‘마찰교반용접’이라 한다)에 관한 방법 발명이다.
(3)
원고는
2006. 12. 18. 원고 보조참가인(이하 ‘참가인’이라 한다)과 참가인이 이 사건 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비(이하 ‘이 사건 특허발명 실시장비’라 한다)를 제조ㆍ판매할 수 있도록 하는 실시권설정계약을 체결하였고, 2008. 4. 1. 참가인과 실시권설정계약(이하 ‘이 사건 실시계약’이라 한다)을 다시 체결하였으며, 참가인으로부터 실시료로 매년 70,000,000원 정도를 지급받아 왔다.
(4)
피고 회사는 반도체 장비 제조업 등을 영위하는 회사이고, 피고 A은 피고 회사의 대표이사이다.
(5)
피고 회사는 2008년 2월경 참가인과 마찰교반용접기 1대(규격 gantry type 3,500㎜×4,000㎜, 이하 ‘이 사건 제1용접기’라 한다)를 360,000,000원에 매수하기로 하는 계약을 체결하고 2008년 5월경 참가인으로부터 이를 인수하였다가, 2012. 2. 28. 참가인에게 이를 160,000,000원에 매도하기로 하는 계약을 체결하고, 2012년 8월경 참가인에게 이를 인도하였다.
(6)
피고 회사는 2012. 2. 29. 참가인과 마찰교반용접기 1대(규격 gantry type 3,800㎜×4,500㎜, 이하 ‘이 사건 제2용접기’라 하고, 이 사건 제1용접기와 제2용접기를 통칭하여 ‘이 사건 각 용접기’라 한다)를 530,000,000원에 매수하는 내용의 물품제작계약을 체결하고, 2013. 4. 11.경 참가인으로부터 이 사건 제2용접기를 인수하여 현재 사용하고 있다.
2. 법원의 판단
가. 관련 법리
물건의 발명(이하 ‘물건발명’이라 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건(이하, ‘물건발명 제품’이라 한다)을 적법하게 양도한 경우에 양도된 당해 물건발명 제품에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라 한다)가 그 물건발명 제품을 사용, 양도 또는 대여하는 등의 행위 등에 대하여 특허권의 효력이 미치지 아니한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참조).
물건의 양도에 의한 특허권의 소진을 인정하는 주된 근거는, 특허권자 등에 의하여 제조ㆍ판매되는 물건발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 물건발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 물건발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 물건발명 제품이 전전유통될 때 양도시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 물건발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 문제가 있으며, 특허권자 등으로서는 그 물건발명 제품을 처음 양도할 때 특허발명의 대가를 확보할 수 있는 기회가 주어지면 족하고, 이들에게 이중의 이득 기회를 줄 필요가 없다는 데 있다.
그런데 이는 방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라 한다)을 실질적으로 구현한 물건(이하 ‘방법발명 제품’이라 한다)의 경우에도 마찬가지이다. 즉, 방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 제조ㆍ판매되는 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 방법발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 방법발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 방법발명 제품이 전전유통될 때 양도시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 방법발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 불합리한 결과를 초래한다.
나아가 특허권자나 전용실시권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의하여 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도할 권리를 사실상 독점하고 있어 방법발명 제품의 사용에 따른 특허발명의 실시료를 반영하여 방법발명 제품의 양도가격을 결정하거나 방법발명 제품의 생산ㆍ판매를 허락받은 사람으로부터 양수인 등의 특허발명 실시료 상당액을 라이선스의 대가로 징수하는 등의 방법으로 양수인 등의 방법발명 제품사용 등에 대한 특허발명의 대가를 확보할 수 있으므로, 방법발명 제품의 최초 양도 이후의 사용 내지 재양도 등에 대하여 다시 특허발명의 대가를 확보할 기회를 부여할 필요성도 없다.
나. 판단
방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 제조ㆍ판매되는 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 방법발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 방법발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 전전유통 시 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면 그 방법발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 문제가 있으며, 특허권자는 그 방법발명 제품을 처음 양도할 때 특허발명의 대가를 확보할 수 있는 기회가 주어지면 족하고, 이들에게 이중의 이득 기회를 줄 필요가 없다.
또한, 방법발명도 물건에 특허발명을 실질적으로 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 방법발명의 특허를 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적 이유가 없으며, 오히려 방법발명에 대하여 특허권 소진을 부정할 경우 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진의 적용을 회피할 수 있게 되는 문제가 있다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 적법하게 양도되는 때에는 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 봄이 타당하다.
이때 방법발명 제품이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지는 사회통념상 인정되는 그 제품의 본래 용도가 그 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지 여부, 그 제품에 그 방법발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 제품을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체에서 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 한편 어떤 용도가 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도인지는 그 용도가 경제적, 상업적 또는 실용적인지 여부 및 그 물건의 구성에 별다른 변경 없이 적용될 수 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등이 이를 수리하거나 소모품 내지 부품을 교체하는 경우에 그로 인하여 원래 제품과의 동일성을 해할 정도에 이르는 때에는 생산행위이므로 특허권 침해로 볼 수 있으나, 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성을 유지하고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품 교체행위는 양수인 등이 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리이므로, 그러한 소모품 내지 부품을 생산하는 등의 제3자에게 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 양수인 등의 그러한 수리행위나 부품 교체행위가 방법발명의 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다.
소모품 내지 부품이 그 특허발명의 실시에만 사용되는 것인 경우에도 마찬가지이다. 수리행위 내지 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 고려하여 판단한다.
정회목 변호사
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