[상표침해 분쟁] 원고가 영리법인으로 치과업을 영위할 수 없지만 통상사용권을 설정하는 방식으로 상표를 사용하였고 이는 원고의 영업과 밀접한 관련이 있어 원고에게 상표에 대한 객관적 사용의사가 인정된다고 본 판결

특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017나1148 판결

1. 사실관계

가. 원고의 설립과 등록서비스표 보유

원고는 2006. 11. 20. 의료서비스 법인의 설립 및 운영업, 치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업, 의료재료 및 위생용품, 장비 등의 유통사업, 치과병의원의 경영에 관한 연구 및 컨설팅 사업 등을 목적으로 하여 설립된 법인으로서, 다음과 같은 등록서비스표(이하 ‘이 사건 등록서비스표’라 한다)에 대한 서비스표권을 보유하고 있다.

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제33437호/ 2008. 6. 2./ 2011. 1. 4.

2) 표장: 

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제44류의 치과보조업, 치과업, 치아교정업, 의료기계기구임대업(치과관련), 의료보건장비임대업(치과관련), 의료정보제공업(치과관련)

4) 서비스표권자: 원고

나. 라이선스 계약과 네트워크 병원

1) 원고는 2009. 1.경 B과 이 사건 등록서비스표에 관하여 3년간 사용료를 받고 그 대가로 이 사건 등록서비스표의 사용을 허락하며 재무관리, 세무관리, 원가관리, 노무관리, 인력관리, 교육관리, 시장관리(내부․외부 마케팅) 등 경영지원서비스를 제공하는 내용의 라이선스(LICENSE) 계약을 체결하였다. 위 라이선스 계약에 따르면 위 계약은 3년간 유효하며, 위 계약이 3년 동안 성실히 유지될 경우 서비스표 사용자는 3년 이후에도 해당 계약 지역에서 이 사건 등록서비스표를 계속 사용할 수 있다고 되어 있다.

위 라이선스 계약에 따라 B은 2009. 1.경부터 ‘탑플란트치과 군산점’이라는 표장으로 치과업을 영위하였고, 위 라이선스 계약 후 3년이 지난 2014.경까지도 위 표장을 사용하였다.

2) 원고는 2009. 5. 6. C과 이 사건 등록서비스표에 관하여 3년간 사용료를 받고 그 대가로 이 사건 등록서비스표의 사용을 허락하며 재무관리, 세무관리, 원가관리, 노무관리, 인력관리, 교육관리, 시장관리(내부․외부 마케팅) 등 경영지원서비스를 제공하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였다. 위 라이선스 계약에 따르면 위 계약은 3년간 유효하며, 위 계약이 종료되더라도 쌍방의 동의하에 서비스표의 사용은 중지되지 않고 계속 유지될 수 있다고 되어 있다. 위 라이선스 계약에 따라 C은 2009. 5.경부터 ‘탑플란트치과 광주점’이라는 표장을 사용하여 치과업을 영위하였다.

3) 원고는 2010년에도 탑플란트 대전점, 압구정점 등과 위와 같은 라이선스 계약을 체결하였다. 이를 통하여 위 각 치과병원은 ‘탑플란트치과’라는 동일한 표장을 사용하여 치과업계에서 타인의 치과와 식별되는 ‘탑플란트 네트워크’를 이루었다. 원고는 이 사건 등록서비스표를 관리하고, 시장 내․외부 마케팅을 통해 ‘탑플란트 네트워크’를 홍보하며 경영을 지원하는 업무를 담당하여 그 설립 목적인 치과병의원의 운영지원사업을 영위하였다.

다. 피고의 이 사건 피고 표장 사용행위

피고는 2014. 3. 2.경부터 2014. 11.경까지 동두천시 D, 2층 (생연동)에서 ‘탑플란트치과의원’이라는 상호로 치과병원을 운영하며 피고가 운영하는 홈페이지에 ‘ ’ 표장(이하 ‘이 사건 피고표장’이라 한다)을 사용하였다.

2. 법원의 판단

피고는 원고가 치과병원을 직접 개설할 수 없는 영리법인이기에 이 사건 등록서비스표에 관하여 객관적인 사용의사가 없어 원고의 이 사건 등록서비스표는 무효이며, 원고의 손해배상청구는 권리남용에 해당한다고 주장한다.

상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 서비스표권은 등록에 의하여 발생한다. 그런데 위 법이 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정됨에 따라 ‘제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우’가 상표등록 거절사유로 추가되었고(제23조 제1항 제4호), 다시 2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 거절사유로 인정되게 되었다. 이렇게 볼 때, 현재 서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 '사용하고자 하는' 의사는 있어야만 하고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 서비스표는 구 상표법 제2조에서 말하는 표장에 해당하지 아니하여 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 따라 이를 등록받을 수 없고, 등록받았다고 하더라도 이는 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 무효라고 해석하여야 한다.

위 법 개정은 등록주의를 채용한 우리 법제에서 상표나 서비스표를 사용하려는 의사 없이 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집․등록하는 이른바 상표브로커 등에 의한 상표권 남용을 방지하기 위한 취지에서 이루어진 것으로 보인다. 그런데 상표나 서비스표에 대한 사용의사는 상표나 서비스표 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 함이 마땅하다.

한편 현대사회에서는 금융지주회사, 약국체인업 등 네트워크 내의 각 사업주체가 하나의 공통된 표장을 사용하여 영업하는 다양한 형태의 영업방식이 대두되고 있다. 그런데 법 제2조 제1항 제3호의 단체표장의 경우 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장으로 한정하고 있다. 따라서 단체표장의 규정만으로는 위와 같은 다양한 영업방식을 모두 규율할 수 없고, 이를 모두 법 테두리 밖에 방치하는 것은 사회경제적으로 손실일 뿐 아니라 법 관념에도 부합하지 아니한다.

이러한 점을 참작하면, 그 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적․경제적으로 당해 서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 서비스표에 대하여 사용의사를 인정할 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 원고에게 이 사건 등록서비스표에 대한 객관적 사용의사가 인정되므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하지 않아 구 상표법 제71조 제1항 제1호의 무효사유가 없다.

정회목 변호사