[상표 분쟁] 상표사용계약을 기간을 정하지 않은 상표사용계약으로 보아 손해배상책임을 부정한 판결

특허법원 2018. 8. 10. 선고 2017나2301 판결

1. 사실관계

(1) 원고는 2006. 6. 2. 지정서비스업을 ‘제41류(서적출판업, 속셈학원경영업, 영재학원경영업 등)’으로 한 ‘’ 서비스표 및 ‘’ 서비스표를 각 출원하여 2007. 4. 27. 등록번호 제0148051호, 제0148052호로 위 각 서비스표(이하 ‘이 사건 각 서비스표’라 한다)를 등록한 서비스표권자이다.

(2) 피고들은 D와 동업하여 천안시 E에서 ‘엠솔영재교육학원’을 운영하기로 하고, 원고와 친분이 있던 D를 통하여 2009. 10.경 원고와 이 사건 각 서비스표의 사용계약(이하 ‘이 사건 사용계약’이라 한다)을 체결하였다. 피고들은 그 무렵 원고가 위 학원 개원 설명회에 방문하였을 때 이 사건 사용계약에 따른 이 사건 각 서비스표의 사용료로 원고에게 1,000만 원을 지급하였다.

(3) 피고들은 2009. 10.경부터 천안시 E에서 이 사건 각 서비스표의 지정서비스업에 해당하는 영재학원경영업에 해당하는 ‘엠솔영재교육학원’을 운영하며 학원 간판 및 학원 건물 내외에 이 사건 각 서비스표의 표장을 표시하였다.

(4) 원고는 2015. 12. 24. 피고들에게 이 사건 각 서비스표의 사용금지를 요구하는 내용의 내용증명 우편을 발송하여 그 무렵 위와 같은 내용증명 우편이 피고들에게 도달하였다. 이에 피고들은 2016. 3. 3. 원고에게 ‘그동안 원고의 허락하에 피고들이 이 사건 각 서비스표를 사용하고 있었던 사실을 부인하지 못할 것이며, 원고의 의견을 수용하여 곧바로 변경 조치할 것을 약속한다’는 취지의 내용증명 우편을 보내어 그 무렵 위 내용증명 우편이 원고에게 도달하였다.

(5) 원고는 이 사건 사용계약 당시 이 사건 각 서비스표와 관련된 가맹사업을 검토하고 있었으나, 그 후 현재까지도 위 가맹사업을 시작하지는 않았다.

2. 법원의 판단

(1) 이 사건 사용계약의 성격

아래와 같은 사정으로 볼 때에, 이 사건 사용계약은 이 사건 각 서비스표에 대한 사용기한의 정함이 없는 사용계약임을 인정할 수 있다.

① 원고는 이 사건 사용계약 당시 이 사건 각 서비스표와 관련된 가맹사업을 하지 않고 검토 중인 상태였다. ② 원고는 피고들에게 학원 운영을 위한 자료 등을 제공하지 않았다. ③ 김신철은 D로부터 지분을 인수받으면서 D로부터 이 사건 각 서비스표 사용의 기한이 없음을 재차 확인받았다. ④ 김신철은 피고 C이 보여준 계약서를 보았고, 여기에는 이 사건 각 서비스표 사용에 대한 사용료 천만 원 및 천안시 불당동에 한정한다는 내용을 포함할 뿐 사용기간의 약정이 포함되어 있지 않았다. ⑤ 원고는 피고들의 학원 개원 후 피고들 학원을 방문하면서도 피고들의 이 사건 각 서비스표의 사용에 대하여 특별히 이의를 제기하지 않았다. ⑥ 원고는 이 사건 사용계약이 1년의 사용기간을 정한 계약이라고 주장하고 있으나, 원고가 제출한 명의사용에 따른 계약서(갑 제10호증)에는 계약 기간을 2년으로 정하고 있어 원고 자신의 주장과도 모순된다. 더욱이 이 사건 사용계약이 1년의 사용 기간으로 한정된 것이었다면 1년이 지난 후에(위 계약서의 내용을 믿는다 하더라도 위 계약서 제4조 제2호에 따라 늦어도 1년 10개월 후에) 계약의 종료 또는 연장에 따른 조치를 논의하는 것이 경험칙에 부합하는데, 원고는 6년이 지난 2015. 12. 24.에야 피고들에게 이 사건 각 서비스표의 사용중지를 요청하였다. ⑦ 원고측 증인인 제1심 증인 D는 원고 대리인의 신문에 대하여는 사용기간이 1년이라고 증언하였으나, 뒤에 가서는 ‘본 계약하기 전에 일시적으로 준 것이다’, ‘일단 1,000만 원 주고 본 계약은 차후에 하자’, ‘임시적인 것으로 안다’라고 증언하고, “당시 명칭 사용은 위 학원에만 한정하였고 기간의 약정도 없었지요“라는 질문에 ”그것도 정확히 모르겠습니다“라고 답변하는 등 기간의 약정이 있었다고 볼 수 없는 취지의 증언을 하였다.

(2) 이 사건 사용계약의 종료시기

상표사용계약은 이른바 비전형계약으로서 상표권이 무형의 권리이므로 동일한 내용의 사용권이 다수 병존할 수 있다는 점에서는 임대차계약과 다소 차이가 있지만, 상표권자 이외의 제3자가 상표권자와 설정행위에서 정한 범위 내에서 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용할 수 있는 권리를 설정하는 계약으로, 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용․수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함을 본질로 하는 임대차계약과 그 성질이 유사하다.

그렇다면 이 사건 사용계약은 기간의 약정이 없는 임대차계약의 법리를 유추적용하여 임대인 또는 임차인은 언제든지 계약 해지를 통고할 수 있고, 상대방이 통고를 받은 날로부터 상당한 기간이 경과한 때 해지의 효력이 발생한다고 봄이 타당하다.

앞서 본 바와 같이 원고는 2015. 12. 24. 피고들에게 이 사건 각 서비스표의 사용금지를 요구하는 내용의 내용증명 우편을 보냈고, 그 무렵 이를 받은 피고들은 2016. 3. 3. 원고의 의견을 수용하여 변경조치를 할 것을 내용으로 하는 내용증명 우편을 원고에게 보냈다. 그렇다면 이 사건 사용계약은 원고의 2015. 12. 24. 해지통고의 발송으로 인하여 그 상당한 기간이 경과한 2016. 3.경 해지되었다고 봄이 타당하다

(3) 소결론

따라서 피고들이 2011년부터 2015년까지 이 사건 각 서비스표를 사용한 것은 이 사건 사용계약에 기한 것으로서 정당하므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 모두 받아들일 수 없다.

정회목 변호사